Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZEC SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 1, presso l'avvocato DE SANCTIS VITTORIO M., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA TREVISAN, giusta procure speciali la prima per Notaio Francesca Testa di Milano rep. n. 79500 del 7/2/1996; la seconda per Notaio Federico Guasti di Milano rep. n. 39721 del 6/10/1998;

- ricorrente -

contro
NUOVA TAI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 54, presso l'avvocato GUSTAVO GHIDINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO GRAZIADEI, VITTORIO PROVERA, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 348/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 3/2/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Trevisan, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Cavani, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 luglio del 1988 la s.p.a. ZEC aveva convenuto in giudizio la NU TA s.r.l. proponendo una domanda di tutela, nei confronti della suddetta convenuta accusata di contraffazione, del marchio "IF" e di altri due marchi di forma, e di concorrenza sleale.
La convenuta aveva proposto riconvenzionale per la declaratoria di nullità dei medesimi marchi.
Il tribunale aveva respinto le domande dell'attrice ed accolto invece la riconvenzionale e dichiarato la nullità dei suddetti marchi.
Appellante la stessa soc. ZEC, la Corte di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del tribunale. Il secondo giudice ha ritenuto che è da escludere che basti introdurre una qualsiasi variante lessicale .... per attribuire validità ad una denominazione che, nella sua versione originale, abbia semplice valenza descrittiva, ed altresì che è indiscusso che la semiflessibilità è una delle caratteristiche rilevanti del prodotto in questione (dischi abrasivi), sicché appariva difficile contestare che la espressione semiflex riconduceva alla mente detta caratteristica con tale immediatezza da non lasciare spazio di sorta all'elemento fantastico, e che potesse con sicurezza desumersi la pretesa particolare notorietà acquisita dal marchio sul mercato. Quindi, quanto ai marchi di forma, riguardanti i medesimi dischi abrasivi, ha pure osservato che le scanalature presenti sul disco erano inscindibilmente connesse alla loro stessa funzione pratica, sicché solo una forma assai peculiare potrebbe assumere davvero una funzione caratterizzante. A tanto era inidonea la forma a spirale, trattandosi palesemente di una delle due soluzioni formali più ovvie.
Infine, quanto alla domanda di concorrenza sleale, ha ritenuto che la riproduzione di forme o di segni distintivi sui quali l'ordinamento non consente a nessuno di acquisire diritti di esclusiva non può costituire un comportamento contrario ai doveri di correttezza commerciale.
La ZEC s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per l'annullamento della sentenza, con sei motivi.
Resiste la soc. NU - TA con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la ZE s.p.a. lamenta la mancata considerazione della capacità distintiva del marchio IF e quindi l'erronea dichiarazione di nullità dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 18 n. 2 e 47 rd n. 929/42. Deduce inoltre il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte milanese ha escluso in via di principio qualunque legittimità del cosiddetto marchio espressivo e che il logo IF non coincide con la descrizione della funzione assolta dal prodotto, e che comunque la individuazione del carattere descrittivo è stata arbitraria e contraddittoria.
1a) Osserva il collegio che l'art. 18 n. 2 l.m. nel testo antecedente la novella introdotta con il d.p.r. n. 480/92, applicabile alla vicenda in esame, vieta l'uso esclusivo come marchio di espressioni generiche e di indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.
Al fine che ne occupa la norma in realtà esprime un principio che non è stato cambiato dalla predetta novella, (non applicabile al caso), giacché essa stabilendo che non possono costituire oggetto di registrazione come "........marchio di impresa .......i segni costituiti "esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, .........", ha inteso piuttosto vietare che la nullità per descrittività derivasse, a proposito di un marchio complesso, dall'inserzione dentro di esso di un elemento puramente descrittivo. Si deve pertanto ribadire che il divieto che rileva nella controversia vuole colpire i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto. Cosicché, seppure può essere, siffatta caratteristica tecnica, proteggibile mediante una privativa, tuttavia non si può in via di principio ritenere che la tutela del segno distintivo, che consiste nella tutela della individualità del produttore dentro il mercato, venga utilizzata in realtà quale strumento surrettizio di completamento della tutela della invenzione in sè considerata. A tutto ciò consegue che l'accertamento di un tal carattere evocativo presso il pubblico di una qualità del prodotto, e dunque di un siffatto uso distorto del segno commerciale, deve verificare, come la corte di merito ha ritenuto in via di principio, anche il dato quantitativo del predetto contenuto descrittivo. 1b) La corte di merito ha rilevato che il segno indica la semiflessibilità del disco abrasivo. Ha ritenuto cioè che la parola IF, che vorrebbe essere abbreviazione del termine anglosassone "IFible", adotta tuttavia una diffusa tecnica semantica che, anche nel nostro paese, abbrevia parole complesse facendole terminare con una x. Il marchio pertanto secondo il giudice di merito enuncia in modo comprensibile dalla distinta massa dei consumatori, e dunque senza alcuna possibilità di equivoco, la specifica caratteristica del disco abrasivo.
Consegue a tutto ciò che il giudice ha accertato che il marchio in questione pretende di attribuire l'esclusiva dello sfruttamento commerciale di un termine, e quindi della caratteristica funzionale che con esso descrive. Evidente pertanto è la utilizzazione distorta dell'istituto, di cui innanzi si è detto, e che l'art. 18 della legge marchi, vecchio e nuovo testo, sicuramente non consente. La censura del ricorrente è pertanto inammissibile nella parte in cui tenta di riesaminare i fatti della causa allegando inesistenti vizi della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa invece, del tutto persuasivamente, individua il contenuto logico del logo ed il suo effetto semantico sulla generalità dei consumatori. È altresì infondata nella parte in cui allega le cennate violazioni di legge, giacché la sentenza impugnata, lungi dall'escludere in via di principio la legittimità di marchi cosiddetti espressivi, ha, piuttosto, muovendo da una impostazione che il collegio condivide, esaminato il marchio in questione ed il suo effetto giuridico. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata considerazione della circostanza che il marchio, nel tempo, ha comunque assunto capacità distintiva. Sostiene che la sentenza impugnata ha escluso un tal esito non avendo ritrovato la notorietà del segno stesso e dell'uso affermato. In tal modo essa avrebbe arbitrariamente preteso un requisito, quello appunto della notorietà del marchio, che invece la legge non richiede. Lamenta perciò la violazione degli artt. 89 n. 2 e 47 bis l.m. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., e ancora, la insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene anche che la corte non ha tenuto adeguato conto di documenti e di risultanze istruttorie che dimostrerebbero l'acquisita capacità distintiva. 2a) Osserva il collegio che il fenomeno pratico, al quale la giurisprudenza, anche italiana, dopo delle prime esperienze anglosassoni, si riferisce, è il cosiddetto secondary meaning. Esso ha luogo quando un segno che non possiede originariamente capacità distintiva, giacché manca di originalità, ovvero è generico o descrittivo, tuttavia finisce con il riceverla dall'uso che ne viene fatto nel mercato. È pertanto il "fatto" della conquista distintività che viene recepito dall'ordinamento, il quale ad esso si adegua, dando luogo a quella che è stata definita una sorta di riabilitazione o convalidazione del segno.
La legge marchi, oggi, prevede espressamente tale istituto, legittimando l'antecedente pratica giudiziaria, e la dottrina, in base alle quali si ammetteva già, diffusamente, che un marchio valido ma debole potesse con l'uso divenire forte, ed anche che un marchio originariamente nullo potesse analogamente divenire valido. Tale principio è esplicitamente accolto dalla nuova legge, e per di più questa deve essere applicata ai marchi antecedenti la sua entrata in vigore, giusta la espressa previsione dell'art. 89 n.

2. Consegue che la doglianza deve essere esaminata anche sotto questo profilo (Vedi peraltro, sull'istituto in generale, nel regime antecedente la novella, Cass. 6262/82). 2b) La corte di merito ha escluso detta ipotesi di riabilitazione rilevando che nella specie non è stata data la prova capace di dimostrare che la pretesa notorietà del marchio lo ha fatto pervenire a conquistare la legittimità postuma di cui si parla. E tale statuizione non merita le censure della ricorrente. La trasformazione di una indicazione descrittiva in segno individualizzante avviene lungo un percorso che va a ritroso rispetto a quello che caratterizza l'effetto fisiologico di un segno dentro il mercato. Se un marchio in quanto tale nasce sulla base della strutturale attitudine ad individuare un prodotto e la sua provenienza, così che nella ricerca della distintività ci si muove dal segno per giungere al prodotto, nella ipotesi del secondary menaing, avviene il contrario. Infatti è il prodotto che insistentemente marchiato con un certo segno giunge a far riconoscere quest'ultimo dal pubblico come tale. Perciò alla fine la originaria mancanza di capacità distintiva è annullata da una realtà di piena identificazione tra segno e prodotto e dunque da un risultato di mercato che coincide con quello della corretta marchiatura.
Un tal risultato pertanto, proprio perché dà luogo ad un tipico meccanismo di adeguamento del diritto al fatto, presuppone il dato della notorietà. Una tal coincidenza, ed il conseguente effetto di riabilitazione, opera sulla circostanza di una identificazione che il mercato compie automaticamente, senza considerare più la struttura del segno. Perciò, che il mercato riconosca un tale esito implica la sua notorietà.
La corte di merito pertanto utilizzando sinteticamente la formula della notorietà ha inteso dire che non è stato provato il rivendicato effetto convalidante. E tale statuizione, che anch'essa corrisponde all'esercizio della sovranità del giudice di merito, è adeguatamente motivata.
3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'errore della sentenza impugnata consistito nell'aver ritenuto nulli i marchi di forma n. 384578 e 384579, per effetto, ancora, della violazione degli artt. 18 n. 3 e 47 l.m. nella vecchia formulazione. Lamenta poi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che la corte di merito, con la espressione non tecnica di "forma peculiare", ha erroneamente individuato nelle forme a spirale delle scanalature ricavate sui dischi abrasivi l'ipotesi delle forme necessarie, in quanto tali non suscettibili di inclusione dentro la figura del marchio di forma.
4) Con il quarto motivo, che è connesso al terzo e deve essere dunque esaminato insieme ad esso, ZE lamenta la mancata considerazione da parte del giudice del merito di due pareri tecnici di parte, ed altresì del mancato ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio relativamente al problema della pretesa funzionalità delle scanalature a spirale di cui sopra.
4a) Osserva il collegio che la censura tocca il problema delle forme funzionali, tuttavia non con riferimento al loro rilievo verso il contenuto di un brevetto per invenzione bensì con riferimento alla circostanza nella quale una forma risulta essere essa stessa individualizzante del prodotto. In tale ultimo caso la forma può dar luogo ad un fenomeno distintivo nel mercato, e, se è pure originale, accedere alla tutela specifica del segno attraverso un marchio di forma.
Occorre allora precisare che un tal risultato è escluso laddove la forma del prodotto, ovvero di un significativo particolare del prodotto, costituisce forma funzionale. In casi simili non si pone un problema di marchio di forma, ma, al più, un problema di tutela della invenzione dalla quale può derivare la tutela della forma specifica la quale è dunque monopolizzabile nei limiti e secondo le regole dei brevetti per invenzione o per modello di utilità. La questione del marchio di forma si pone invece laddove una forma, che si pretende frutto della idea originale del suo autore, individua in quanto tale un prodotto e dunque ne costituisce anche il "segno". Il modello dunque si identifica, segno commerciale a parte, perché la sua forma dichiarando e rendendo possibile la funzione che costituisce il cuore della idea è anche, in quanto tale, inconfondibile. Consegue che fuori delle ipotesi nelle quali vi è una privativa a tutela di quella funzione e di quella forma, se la funzione è liberamente riproducibile lo è anche la forma che necessariamente la realizza (Cass. n. 2578/98). 4b) Nella specie si ha un prodotto industriale il quale realizza la propria funzione produttiva, ovvero realizza uno dei suoi obiettivi tecnici, quello del raffreddamento ad aria contestuale alla azione di abrasione, mediante una scanalatura la cui forma è stata ritenuta dalla corte "ovvia", ovvero indotta dalla funzione stessa, ancorché in quanto tale possa non essere l'unica realizzabile, ed altresì priva di contenuto innovativo. Con ciò la corte di merito ha inteso impedire che attraverso la tutela che spetta al marchio di forma l'odierna ricorrente giungesse allo stesso risultato al quale perviene il titolare di una privativa su di una idea.
Le scelte istruttorie della corte di appello non meritano critica perché la statuizione circa la funzionalità delle forme è adeguatamente motivata, mentre è del tutto pacifico che il ricorso al consulente tecnico di ufficio è scelta discrezionale del giudice di merito.
Le censure sono entrambe infondate.
5) Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 89 n. 2, e 47 bis l.m. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. conseguenti alla mancata considerazione della acquisita distintività quali marchi di forma delle registrazioni innanzi cennate n. 384578 e 384579, per effetto dell'uso.
5a) Osserva il collegio che la doglianza pone una questione mai avanzata davanti al giudice di merito. Essa pertanto è inammissibile in questa sede di legittimità.
6) Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente afferma la violazione degli artt. 2598 c.c. e 244 c.p.c.. Sostiene che erroneamente la corte ha escluso l'imitazione servile parassitaria compiuta da NU TA a suo danno e lamenta l'insufficienza della istruttoria e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui predetti punti.
6a) Osserva la corte che l'esclusione della imitazione servile e della concorrenza parassitaria sono logicamente conseguenti, nella vicenda esaminata, alla affermazione che la corte di merito ha fatto della funzionalità delle forme adoperate da ZE, e non come essa ricorrente pretende dalla esclusione di una tutela brevettuale. La corte di merito infatti non ha affatto dimenticato che l'illecito concorrenziale può delinearsi pur in mancanza di un diritto di privativa. Essa piuttosto ha escluso in fatto un tale illecito giacché ha rilevato l'assoluta marginalità nel prodotto ZE delle caratteristiche formali ulteriori a quelle che sono state oggetto della controversia. Pertanto la libera producibilità delle forme che sostanzialmente connotano i prodotti in comparazione ha condotto l'accertamento di fatto, in modo del tutto adeguato alla conclusione che, a torto, la ricorrente critica. Principio questo che con contrasta, come il ricorrente sembra credere, con Cass. n. 11017 del 1992, alla base della quale vi è l'affermazione che se una concorrenza sleale viene sostenuta quale effetto della imitazione di un brevetto, la nullità di questo per la mancanza di proteggibilità della idea in questione "in toto" escludono l'illecito. 7) Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in L. 822.400, oltre a L. 12.000.000 per onorari di avvocato.
In Roma il 14 Ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999.