N. R.G. 14821/2019
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribvnale di Genova
SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera.......................................Presidente Dott. Daniele Bianchi …....................................Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi……..........................................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella procedura promossa da

rappresentata e difesa dall'Avv. Gramola del Foro di Milano Parte_1
e dall'avv. Pesce del Foro di Genova -attrice-

CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Traina Chiarini del Foro di Controparte_1
Bologna e dall'avv. Colotto del Foro di Reggio Emila - convenuta -
nonché contro
pagina 1 di 11 rappresentata e difesa dall'Avv. Caneva del Foro di Milano e Controparte_2 dall'avv. Mamone del Foro di Genova - convenuta -
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza a trattazione scritta del 28.5.24
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato in fatto e in diritto:
• che (di seguito ) conveniva in giudizio davanti a Parte_1 Pt_1 questo Tribunale e allegando: Controparte_1 Controparte_2
- di svolgere attività di produzione e distribuzione di modelli di armi
“soft air” su licenza mondiale di marchi e modelli LT, FN RS, MA Eagle, Swiss RM e IK nonché di essere titolare in proprio di altri modelli e disegni;

- che nel 2019 accertava che la società OK OR TD (di seguito poneva in vendita presso il proprio negozio “6 Millimetri” CP_1 di Reggio Emilia modelli identici - anche recanti i relativi marchi - a quelli oggetto di licenza attorea;

- che otteneva provvedimento di sequestro ante causam del materiale posto in vendita;

- che in sede di esecuzione della cautela il legale rappresentante di confermava di aver acquistato la merce oggetto di sequestro CP_1 presso la società con sede a GA (di seguito Controparte_2
; CP_2
- che quindi introduceva il presente procedimento di merito avverso le due citate società e avanzando domanda di CP_1 CP_2 condanna al risarcimento dei danni cagionate dall'illecita attività di contraffazione concorrenza sleale, con richiesta di inibitoria dall'uso dei marchi e dei modelli di cui l'attrice risulta titolare e/o licenziataria, con ritiro dal commercio di tutti i prodotti venduti in violazione e pubblicazione del provvedimento;

• che si costituivano in giudizio – con separati atti - le società convenute, non contestando i fatti materiali della commercializzazione dei beni corrispondenti a marchi e modelli sui cui l'attrice reclama diritti di privativa;

• che inoltre CP_2
pagina 2 di 11 - rilevava che la licenza LT in favore dell'attrice fosse scaduta;

- invocava la propria buona fede derivante dal fatto di aver commercializzato esclusivamente merce acquistata dal produttore autorizzato OK UI, il quale: a) è il medesimo produttore di beni commercializzati dall'attrice; b) ha designato quale distributore ufficiale e diretto CP_2 dei propri prodotti (doc. 8 ; CP_2
• che contestava il diritto attoreo di agire in merito alla CP_1 contraffazione dei merchi e modelli LT, affermando inoltre che il produttore OK UI (e quindi i suoi aventi causa, quali sono i convenuti) era titolare di ogni diritto di commercializzare la merce in oggetto e rilevando infine l'assenza di prova sul danno lamentato;

• che veniva espletata CTU volta alla quantificazione del danno;

• che venivano precisate le conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc in data 5.6.24;
• che la domanda attorea va accolta per quanto di ragione;

• che infatti la stessa va limitata ai diritti sui modelli e sui marchi indicati nell'atto di citazione (pag. 3 e 4) e quindi: FN RS, CP_3 CP_4
Swiss RM, e stessa;

[...] CP_5 Pt_1
• che i restanti marchi (Thompson/Auto Ordonance) sono stati indicati in atti soltanto successivamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc e quindi tardivamente;

• che comunque tardiva è anche prova documentale della licenza Thompson, depositata soltanto in sede di terza memoria ex art. 183 cpc (doc. 108);
• che il marchio è stato dedotto tardivamente (solamente in memoria Per_1
183/1, ma senza avanzare una domanda di allargamento del thema decidendum);
• che non hanno pregio le contestazioni sull'assenza di trascrizione delle licenze, in quanto è noto il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “La mancata trascrizione nel registro dei marchi del contratto di licenza relativo ad un segno distintivo registrato non può esser fatta valere dal contraffattore per negare la legittimazione ad agire del licenziatario;
la trascrizione rileva solo per risolvere controversie tra più titolari del medesimo diritto, mentre il contraffattore non pagina 3 di 11 può far valere alcun diritto proprio sulla registrazione” (Tribunale, Milano, 04/02/2011, idem Corte appello Trento Sez. spec. Impresa, 28/06/2019, Tribunale Milano, 24/06/2005);
• che detto ciò, i diritti attorei di licenziataria mondiale risultano:
- per dall'attestazione della società produttrice del 6.6.2020 (doc. CP_3
67) concernenti “loghi e forme delle armi da fuoco LT in relazione alla produzione, distribuzione e vendita di pistole e fucili soft air” relativamente ai marchi registrati (cfr. attestazione EUIPO ai docc. 8, 9 e 16 caut. e 90 att.). La relativa licenza (doc. 6 caut) risulta relativa a “tutto il mondo” (art. 3 (a) 1));
- per dal contratto di licenza del Controparte_4
10.7.19 (doc. 52 bis att.) scadente nel 2030 (clausola 1.5) per il quale il riferimento ai marchi registrati nei paesi anglosassoni è espressamente non esclusivo (“including, but not limited to, trademarks federally registred with the United States patent and trademark Office…… including, but not limited to, three dimensional trade dress design shapes of the UM Research® Desert Eagle®”. Cfr. anche catalogo doc. 111 att. e doc. 26 caut.); Pt_1
- per FN ER dall'attestazione della società produttrice del 6.10.20 (doc. 35 cautelare ric.) sulla titolarità dell'attrice della “licenza esclusiva mondiale per l'uso di tutti i marchi e disegni” come di seguito riprodotta

(Cfr. anche catalogo doc. 110 att.) Pt_1
Ciò è peraltro confermato dal contratto di licenza tra l'attrice e FN RS del 25.6.2010 (doc. 49 fasc. att.) che specifica – alle pagg. 18 e ss (Exibit 1) i singoli modelli e marchi oggetto di registrazione di concessione in licenza;

- per dall'attestazione effettuata dal disegnatore CP_5 stesso in data 11.6.20023 (doc. 96) di seguito riprodotta pagina 4 di 11 In aggiunta a ciò, ha registrato a proprio nome il nome e Pt_1 marchio (cfr. attestati doc. 55 e 83 att.), nonché i CP_5 CP_6 relativi nomi dei modelli dei fucili AK47 e AK74, docc. 84, 85 e 112); Sempre a nome risulta registrato il marchio Pt_1 CP_7
(attestaz. doc. 54 att.); CP_6
• che è noto che in tema di privativa industriale la colpa si presume, anche in considerazione del fatto che in caso contrario si verificherebbe una disparità di trattamento con la presunzione di cui all'art. 2600 uc cc relativa alla concorrenza sleale, anch'essa dedotta in questa sede (Corte appello Milano, Sez. spec. Impresa, 28/05/2019, n. 2323);
• che i convenuti non hanno offerto idonea prova contraria per contrastare la suddetta presunzione;

• che comunque la notorietà planetaria dei marchi in parola (in particolare
UM, ) induce ad escludere la buona fede dei CP_3 CP_5 convenuti, i quali diligentemente avrebbero dovuto e potuto verificare i poteri di licenziatario in capo al proprio fornitore;

• che inoltre - con riferimento ad - il documento del 12.3.2009 (doc. 7 CP_2
con cui il fornitore OK UI dichiarava la prima “official and CP_2 direct distributor of all UI products for Czech Republic” non appare sufficiente ad affermare la buona fede della convenuta;

• che infatti in primo luogo detta licenza è limitata alla Repubblica Ceca e non può quindi coprire quantomeno le vendite estranee a tale ambito territoriale;

• che secondariamente dal semplice enunciato “tutti i prodotti UI” (“all UI products”) non può trarsi la conclusione che le parti intendessero estendere detta (sub)licenza anche alle armi realizzate nelle forme e con marchio notori a livello globale e inevitabilmente oggetto di privativa industriale da parte di soggetti terzi, peraltro senza elencare la fonte dei diritti di (sub)licenziante in capo a OK UI;

pagina 5 di 11 • che ciò osservato, la circostanza che vede omettere - malgrado la CP_2 citata notorietà – di verificare i poteri di OK UI (e comunque la mancata prova di detti poteri), induce il Collegio:
▪ a concludere che l'enunciato “all UI products” identificasse esclusivamente la produzione UI diversa da quella oggetto di privativa altrui;

▪ ad escludere la buona fede di laddove commercializzava CP_2 senza licenza la merce su cui l'attrice vanta i diritti qui azionati;

• che – quanto ad – dal verbale del 7.8.2019 di esecuzione del CP_1 sequestro concesso ante causam risulta che presso l'esercizio commerciale della stessa l' a rinvenuto, tra l'altro: CP_8
▪ un fucile LT M4
▪ un fucile FH RS entrambi con i loghi nominativi e figurativi “coperti con nastro adesivo”;
• che detta circostanza attesta incontrovertibilmente la consapevolezza di detta convenuta (nonché anche di in qualità di fornitore della merce CP_2 riportante i marchi in parola, cfr. verbale sequestro, nochè pag. 12 CTU) sulla natura illecita della commercializzazione di detti fucili;

• che detto ciò, al fine della trattazione della domanda risarcitoria, va osservato che l'espletata CTU – i cui risultati finali (nella misura in cui vengono qui utilizzati) sono condivisi e fatti propri da questo Collegio - ha concluso nel senso che: I. gli acquisti effettuati da dal 2015 al 2022 per merce su cui CP_2
l'attrice vanta titolarità o licenza di modelli e marchi ammontano a Euro 640.153,65 (= Euro 647.190,15 da cui vanno detratti Euro 7.076,5, discendenti dalle vendite Thompson, estranee all'oggetto di causa, come sopra già rilevato (cfr. specchietto pag. 10 ctu); Va tal fine osservato che – al fine del calcolo in parola – si sono considerati (ipotesi sub a) CTU) anche gli acquisti effettuati da presso fornitori diversi da OK UI, su merce CP_2 riproducente modelli oggetti di privativa ma sprovvisti di marchio (cfr. per la descrizione dell'ipotesi b), la pag. 12 CTU). Ciò si impone in quanto (come sopra rilevato) i diritti di privativa attorei riguardano non solamente i marchi, ma anche i modelli delle pagina 6 di 11 armi (“forme”, “disegni”, “three dimensional trade dress design shapes”
“repliche”, cfr. docc. 67, 52 bis, 49, 35, 96 cit.), la cui riproduzione deve essere autorizzata dal titolare o licenziatario del citato modello. L'espletata CTU ha in particolare identificato e conteggiato (allegato 9 alla CTU) tutte le fatture di acquisto di (circa 6800 fatture) dei CP_2 beni (anche sprovvisti di marchio) riproducenti i modelli oggetti di privativa, sintetizzando i risultati di indagine come da specchietto (pag. 10 ctu) di seguito riprodotto (da cui sono stati espunti gli acquisti dei modelli Thompson, per le ragioni già indicate):
Acquisti totali CP_2
per un totale di Euro 640.153,65;
Dette conclusioni del CTU trovano conferma dalle causali indicate nelle fatture indicate nell'allegato 9 alla CTU, riproducenti i nomi dei marchi e dei modelli di arma (M4, M16, 1911 (LT, cfr. doc. 16 fasc. cautelare), Desert Eagle (doc. 36 caut.), Cybergun, FN (RS doc. 36 caut), AK47, AK74 (IK); II. i soli acquisti che risultano provati come effettuati da dal CP_1
2015 al 2022 ammontano a Euro 7.290,30 (all. 14 CTU) di cui a) Euro 2.302,80 acquistati presso (all. 11 CP_2
CTU); b) Euro 4.937,5 acquistati presso rivenditori diversi da (cfr. all. 12 CTU)¹, CP_2 ¹ Dall'allegato 12 alla CTU emerge l'errore materiale del Consulente d'Ufficio, laddove lo stesso (alla pagina 14 della CTU) – al fine di descrivere gli acquisti effettuati da non presso - ha riprodotto (anziché i risultati dell'allegato 12) il CP_1 CP_2 contenuto dell'allegato 14, che però descrive il totale degli acquisti effettuati da Tale errore si ripercuote anche alla CP_1 pag. 18 della CTU dove il “monte acquisti” di viene indentificato in Euro 9.412,57, anziché nell'esatta cifra di Euro CP_1 7.290,30 (= Euro 4.937,5 + 2.302,80 acquistati presso (all. 11 CTU)); CP_2 pagina 7 di 11 • che detto ciò, il CTU ha quantificato il mancato guadagno dell'attrice nell'ammontare delle royalties a cui la stessa avrebbe avuto diritto, identificando la percentuale delle stesse nel 5% (corrispondente a circa la media delle royalties registrata dalla World Property Organization WIPO, pag. 24 CTU) degli acquisti. Ciò consente di determinare il risarcimento dovuto:
▪ da parte di nell'importo di Euro 32.007,68 (= CP_2
5% di Euro 640.153,65), oltre rivalutazione e interessi calcolati sugli importi annuali degli acquisti sopra indicati nella tabella “Acquisti totali a partire da ogni CP_2 anno fino al soddisfo;

▪ da parte di nell'importo di Euro 246,9 (= 5% di CP_1
Euro 4.937,5), arrotondato a Euro 400 come comprensivo di interessi e rivalutazione alla data odierna (non si conteggiano le royalties sugli acquisti effettuati da Okctopus presso per evitare duplicazioni); CP_2
• che la pretesa attorea di conteggiare dette royalties sui ricavi (anziché sugli acquisti) non può trovare accoglimento, in quanto il criterio proposto risulta sprovvisto di fondamento probatorio, avendo omesso di produrre Pt_1
a tal fine le proprie fatture attive, da cui si sarebbe potuto ricavare il criterio di calcolo delle royalties normalmente utilizzato da . Pt_1
Né può essere utilizzato il criterio statuito nel contratto di sub-licenza per il Giappone tra l'attrice e OK UI (doc. 40), nell'impossibilità di affermare alcuna analogia (ad esempio quanto a popolazione di riferimento o alla diffusione dei consumi di armi soft- air) tra detto contratto e un'ipotetica sub-licenza tra e Pt_1 CP_2
• che quanto alla domanda di retroversione degli utili, la stessa non è stata avanzata tempestivamente;

• che a tal fine è noto che “Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (…) la richiesta di retroversione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.” (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, punto 2.5.4 motivazione);
• che nel caso di specie detta domanda non è stata avanzata nelle conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;

pagina 8 di 11 • che infatti – ben diversamente - parte attrice si è limitata in detta memoria (pag. 30) a riservarsi di chiedere la restituzione degli utili realizzati dalle controparti “a esito dell'esame delle scritture latu senso contabili delle convenute di cui si è chiesta l'esibizione”, ma ha omesso di ribadire - nelle conclusioni rassegnate in quella sede - sia la domanda, sia la citata “riserva”;
• che le ulteriori poste risarcitorie avanzate da parte attorea vanno respinte;

• che infatti non è contestato da alcuno che le condotte illecite accertate siano quelle di commercializzazione di esemplari di armi e accessori del tutto identici a quelli “originali” dei quali l'attrice è licenziataria, in parte anche con esposizione del marchio (identico all'originale) sui beni venduti;

• che inoltre la stessa attrice allega che la vendita illecita da parte dei convenuti sia avvenuta anche mediante espressa presentazione dei prodotti come rientranti nell'offerta (pag. 45 conclus. att.); Pt_1
• che in tale situazione di fatto, non è ravvisabile:
▪ alcun effetto confusivo o di diluizione, in assenza di uso di marchi simili (Cassazione civile, sez. I, 07/10/2021, n. 27217);
▪ alcun offuscamento dei marchi, non essendo allegata alcuna vendita sottocosto e/o in contesti inappropriati o degradanti. Si ritiene infatti che l'allegato sconto del 10% non integri vendita sottocosto. Per gli stessi motivi non sussiste alcun danno reputazionale o all'immagine;
• che neppure può prospettarsi un danno derivante dagli “ingenti costi delle licenze, nonché dei costi di ricerca e di sviluppo pubblicità e promozione sostenuti da
per tutelare il valore dei merchi” (pag. 47 conclus. att.), in quanto – in Pt_1 applicazione del c.d. criterio differenziale (o controfattuale) - dette spese sarebbero state comunque sostenute dall'attrice e a prescindere dall'illecito dei convenuti;

• che in particolare l'attrice non ha allegato alcuna attività di difesa del marchio specificamente indirizzata a contrastare l'attività illecita dei convenuti o a limitarne gli effetti;

• che non sono prospettabili ulteriori danni non patrimoniali, in assenza di pregiudizio di valori costituzionalmente rilevanti diversi da quelli già ristorati mediante il riconoscimento del danno patrimoniale come sopra quantificato;

• che le ulteriori istanze istruttorie avanzate risultano superflue ai fini della decisione;

pagina 9 di 11 • che le spese processuali della fase di merito (comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore causa secondo il decisum entro 52 mila euro, ma con maggiorazione ex art. 19 DM 55/14 date le difficoltà di analisi documentale);
• che le spese della fase cautelare sono già state liquidate in quella sede;

• che vanno accolte le richieste di ritiro della merce e di pubblicazione della sentenza, come da dispositivo;

p.q.m.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

1. dichiara i convenuti e responsabili di Controparte_1 Controparte_2 concorrenza sleale e di contraffazione dei marchi e dei modelli sofr air (e accessori) FN RS, Swiss RM, e CP_3 Controparte_4 CP_5
; Pt_1

2. condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1 somma di Euro 32.007,68 oltre rivalutazione e interessi, calcolati sugli importi annuali degli acquisti indicati in motivazione nella tabella “Acquisti Totali
a partire da ogni anno fino al soddisfo;
CP_2

3. condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 500, oltre interessi legali da oggi fino al soddisfo:

4. ordina il ritiro dal commercio di tutti i prodotti soft air che violano i diritti di privativa di cui al punto 1 di questo dispositivo, nonché del relativo materiale di confezionamento, esplicativo o pubblicitario, con consegna in proprietà all'attrice, unitamente alla merce oggetto di sequestro concesso nel procedimento RG 9406/2019;

5. condanna e alla rifusione, in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e in favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in Parte_1
Euro 13.700 per spettanze professionali, in Euro 1.100 per spese non imponibili oltre esborsi forfetari e accessori di legge;

6. ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per due volte in uscite consecutive, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto - a cura della società attrice ma a spese dei convenuti - sulle edizioni nazionali dei quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, nonché sulle riviste
“Soft Air Dynamics” e “Armi e Tiro” entro giorni 60 dalla comunicazione della pagina 10 di 11 presente sentenza, con diritto attoreo alla immediata rifusione delle spese di pubblicazione, a fronte di presentazione delle relative fatture.
Così deciso in Genova, addì 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
Il Presidente
(Enrico Ravera)

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