N. R.G. 539/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 539/2023 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE SPERTI e DARIO Parte_1
ZANOTTI;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARCO BOSCAROL;
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2023, provvisoriamente Parte_2 esecutivo, con cui, su ricorso del signor , è stato ingiunto alla medesima il CP_1 pagamento di euro 50.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di acconto, per la seconda annualità, sulle royalties eventualmente maturate ex artt.

4.1. e 4.5 del contratto di licenza di brevetto concluso in data 13 settembre 2021 con Parte_1
In particolare, l'attrice ha lamentato: a) che il signor si era reso gravemente CP_1 inadempiente all'impegno contrattuale pattuito nell'art.

2.1. del contratto di licenza di brevetto, non avendo messo a disposizione di tutta la documentazione e le informazioni Parte_1 tecniche relative ad ogni tecnologia e al Know-How correlate al brevetto, necessarie perché il licenziatario potesse procedere alla produzione e vendita sui mercati dei prodotti licenziati;
b) che pagina 2 di 10 l'oggetto del contratto non aveva le caratteristiche brevettuali garantite e indispensabili per la commercializzazione, in tutto il mondo, del prodotto licenziato (rappresentato da una valvola deviatrice per fluidi), sicché il contratto era invalido;
c) che in ogni caso l'acconto di euro
50.000,00 sulle royalties eventualmente maturate dalla vendita della predetta valvola era soggetto a conguaglio ex artt. 41 e 4.5 del contratto, sicché, da un lato, non vi erano i presupposti per concedere il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro, essendo le royalties maturate, nell'anno 2022, pari solo ad euro 2.919,39, aveva diritto alla restituzione della somma di euro Parte_1
47.080,60 sul maggior importo di euro 50.000,00 versato a titolo di acconto nell'anno 2021; d) che per un mero errore materiale, sulla predetta somma di euro 50.000,00 non era stata trattenuta la ritenuta d'acconto, sicché il signor doveva restituire il relativo importo di euro CP_1
7.500,00; e) che aveva diritto al risarcimento del danno di euro 25.000,00 pari Parte_1 all'ammontare dei costi sostenuti per un brevetto internazionale mai concesso.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, piaccia alla S.V. Ill.ma così giudicare:
- in via preliminare, revocare/sospendere ex art. 649 c.p.c., per i motivi sopra indicati, mediante provvedimento emesso inaudito altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
29/23;
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento della presente opposizione, e per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione n. 29/23 emessa dal medesimo intestato Tribunale di Reggio Emilia in data 9 gennaio 2023, con ogni effetto conseguente. in via riconvenzionale,
- accertata la nullità, annullabilità, invalidità e, comunque, inefficacia del contratto di licenza di brevetto de quo, condannare il sig. alla restituzione della somma di Euro CP_1
50.000,00 indebitamente ricevuta a titolo di acconto sulle royalties eventualmente maturate nel corso dell'anno 2021; - condannare il sig. al risarcimento nei confronti di CP_1 dei danni che venissero accertati in corso di causa in misura non inferiore ad Parte_1
Euro 25.000,00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via gradata, riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si dovesse dichiarare che il contratto di licenza di brevetto de quo è valido ed efficace, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo di Euro CP_1
pagina 3 di 10 39.580,60 quale differenza tra l'importo di Euro 50.000,00 versato a titolo di acconto e quello di
Euro 2.919,392 per le royalties effettivamente maturate, nonché di Euro 7.500,00 a titolo di ritenuta d'acconto su detto importo di Euro 50.000,00; in ogni caso, condannare il sig. al risarcimento nei confronti di CP_1 Parte_1 dei danni che venissero accertati in corso di causa in misura non inferiore ad Euro
[...]
25.000,00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui il sig. sia riconosciuto creditore di un qualsiasi CP_1 importo nei confronti di accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione, per Parte_1 le quantità corrispondenti, di quanto eventualmente spettante al sig. con il CP_1
Cont credito vantato da nei suoi confronti, per i motivi e gli importi di cui sopra o come meglio sarà specificato all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il signor ha contestato le difese attoree, affermando: 1) che il brevetto e la CP_1 valvola, in esso descritta, erano conformi alle aspettative delle parti;
2) che era stato già conseguito il brevetto italiano;
3) che aveva condiviso con le conoscenze Parte_1 tecniche e scientifiche funzionali alla realizzazione della valvola.
In ragione di quanto precede, il convenuto ha concluso come segue:
“in via cautelare: riconfermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 29/23 rigettando ogni avversa istanza;
in via principale di merito: rigettare l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo n. 29/23 per i motivi di cui all'esposizione; in via principale di merito con riferimento alle istanze riconvenzionali ed in via ulteriormente riconvenzionale: dichiarare l'originaria efficacia e validità del contratto di licenza di brevetto, dichiarare l'inadempimento di rigettare le istanze di ripetizione delle somme sino ad Parte_1 oggi corrisposte”.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., sono state parzialmente ammesse le prove orali formulate da entrambe le parti.
Escussi i testi, è stata disposta una c.t.u., affidata all'ing. sulla base del seguente Controparte_3 quesito: “Dica il C.T.U., letti gli atti e documenti di causa, con riferimento al brevetto della valvola oggetto di causa, se la documentazione già disponibile per il brevetto italiano fosse sufficiente per completare la brevettazione europea e, in generale, internazionale;
dica, anche, se
pagina 4 di 10 il brevetto europeo, come riconosciuto in corso di causa, abbia subito un ridimensionamento rispetto alle richieste originarie. Esperisca il tentativo di conciliazione”.
Espletato tale incombente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 2.12.2025, con termine sino al

3.11.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
In ordine alla asserita illiquidità del credito azionato in sede monitoria e alla conseguente insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, valga osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato che “La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass. civ.. ord. n. 14473/2019).
Ciò posto, l'esistenza del credito è provata nella misura che si indicherà in appresso.
2.
Quanto all'asserito inadempimento lamentato dall'attrice, l'art.

2.1. del contratto concluso inter partes prevede che “Per mezzo del presente contratto il Licenziante concede al Licenziatario una licenza esclusiva ed irrevocabile per l'utilizzo e lo sfruttamento in tutto il mondo del Brevetto e del Know-How (la “Licenza”). A tale riguardo, il Licenziante metterà a disposizione del
Licenziatario entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto tutta la documentazione e le informazioni tecniche relative ad ogni tecnologia ed al Know-How correlate al Brevetto di cui sia in possesso e necessarie perché il Licenziatario possa procedere alla produzione e vendita sui mercati dei Prodotti Licenziati”. Quindi, l'impegno a mettere a disposizione di tutta la documentazione in possesso del signor e le Parte_1 CP_1 informazioni tecniche relative alla tecnologia e al Know-How relativo al brevetto, era funzionale alla produzione e vendita del prodotto licenziato. Ora, l'istruttoria orale ha dimostrato che la valvola è stata commercializzata da avendo almeno un soggetto acquistato Parte_1 questo prodotto. In particolare, il teste , escusso all'udienza del 18.4.2024, Testimone_1 amministratore delegato della società dal 1990, interrogato sul capitolo 55 della Parte_3 memoria istruttoria attorea ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., ha risposto così: “posso solo riferire pagina 5 di 10 che a decorrere dall'anno 2021/2022 la società ha iniziato ad acquistare le valvole della Pt_3
preciso che inizialmente acquistava dal società Idro Way S.r.l. poi Parte_1 Pt_3 CP_1 non so per quale motivo la produzione di queste valvole è passata alla così abbiamo Parte_1 iniziato ad acquistare da quest'ultima”. E d'altronde la stessa ha dato atto di Parte_1 avere di avere ricavato, dalla vendita dei prodotti licenziati, nell'anno 2021, un fatturato di euro
29.193,92, come da prospetto dalla medesima prodotto (doc. 12 dell'atto di citazione). Quanto precede dimostra che la valvola poteva essere prodotta e messa in vendita, avendola Parte_1 effettivamente commercializzata. Ne consegue che l'inadempimento lamentato non sussiste.
[...]
3.
In ordine alla brevettabilità del prodotto licenziato, la c.t.u. espletata ha permesso di accertare:
a) che la valvola ha caratteristiche sufficienti per la concessione del brevetto e, difatti, il 9 ottobre
2024, in corso di causa, è stato concesso il brevetto europeo, nonostante le obiezioni iniziali sollevate dall' ; dunque, come condivisibilmente osservato dal Parte_4
C.T.U., “Questo è il riscontro finale della sufficienza delle caratteristiche”;
b) che la documentazione per il brevetto italiano è stata sufficiente per il brevetto europeo, come dimostra il fatto che proprio sulla base di tale documentazione il brevetto è stato concesso;

c) che il ridimensionamento del brevetto europeo “nel numero e nella specificità delle sue rivendicazioni”, rispetto alla richiesta iniziale presentata, da un lato, “è un processo normale e frequente nell'iter di brevettazione internazionale finalizzato a delimitare la portata della protezione brevettuale in conformità ai requisiti di novità e attività inventiva, tenendo conto dello stato dell'arte esistente”, dall'altro, “tale ridimensionamento non ha compromesso la validità e il riconoscimento della caratteristica inventiva centrale, ovvero la soluzione innovativa dell'elemento di tenuta deformabile che consente un corpo valvola più semplice e efficiente”;
d) che la documentazione per il brevetto italiano è stata utilizzata “come documento di priorità per la domanda internazionale” e questa “è una procedura standard nel sistema brevettuale internazionale”. Ciò posto, per la brevettazione internazionale sarebbe stato necessario il compimento di ulteriori attività, “come il pagamento delle tasse di concessione e la traduzione delle rivendicazioni nelle lingue ufficiali, oltre alla validazione nei singoli paesi” e, come correttamente osservato dal C.T.U., “Le e-mail e le lettere di indicano che Parte_5 queste decisioni e adempimenti successivi alla concessione europea dovevano essere definiti con il titolare/licenziatario”;
e) che sebbene avesse incaricato della procedura per il brevetto Parte_1 Parte_5 europeo, la medesima ha poi omesso di ottemperare alle richieste di collaborazione, costringendo, pagina 6 di 10 in tal modo, il signor a interloquire personalmente con sia CP_1 Parte_5 fornendo specificazioni tecniche, sia sostenendo i relativi esborsi per il completamento della procedura sebbene, per espressa previsione contrattuale, avrebbe dovuto provvedervi Parte_1
[...]
In definitiva: a) la documentazione per il brevetto italiano era idonea per la brevettazione europea ed internazionale;
b) il brevetto europeo è stato rilasciato;
c) il ridimensionamento di tale brevetto, nei termini descritti nella c.t.u., è un processo normale e frequente nell'iter di brevettazione e, dunque, è prevedibile;
in ogni caso, come evidenziato dal C.T.U., “il nucleo dell'invenzione, incentrato su una valvola deviatrice con un elemento deformabile che si espande radialmente per creare una tenuta, eliminando la necessità di restringimenti interni al corpo valvola, e che può essere azionata elettricamente, è stato riconosciuto come brevettabile” e,
d'altronde, non ha indicato perché, e in quale misura, tale ridimensionamento Parte_1 avrebbe comportato una contrazione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, essendosi limitata a contestare, del tutto genericamente, nell'atto di citazione, che il ridimensionamento della domanda “garantirebbe un'operatività di gran lunga inferiore rispetto a quella espressamente garantita dal sig. ”; d) il rilascio del brevetto internazionale avrebbe CP_1 richiesto il compimento, da parte di di ulteriori attività, rimaste invece Parte_1 incompiute.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno di euro 25.000,00 va respinta, in quanto infondata.
4.
Tutto ciò premesso, l'art.

4.1. del contratto prevede che “A fronte della concessione della
Licenza, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante, una royalty pari al 10% (dieci per cento) del fatturato incassato derivante dalla commercializzazione dei Prodotti Licenziati, dedotti gli sconti, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con la sola eccezione di quelle sul reddito”. Il successivo articolo 4.5. stabilisce che “Il Licenziatario si impegna a corrispondere al
Licenziante un acconto sulle royalties che verranno eventualmente maturate dal Licenziante di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) all'anno. Resta inteso che qualora, nel corso del predetto contratto, per un periodo consecutivo di 36 (trentasei) mesi, il Licenziante dovesse maturare royalties per un valore inferiore agli acconti ricevuti, il Licenziatario avrà facoltà di recedere, con effetto immediato, dal presente contratto … In tal caso, il Licenziante avrà diritto di trattenere gli acconti già ricevuti”. Tale ultimo articolo prevede, dunque, espressamente la corresponsione, a favore del signor , di un importo forfettario di euro 50.000,00, CP_1
pagina 7 di 10 all'anno, a titolo di acconto sulle royalties che verranno eventualmente maturate, con l'ulteriore previsione del diritto di di recedere dal contratto nel caso in cui le royalties Parte_1 maturare risultassero inferiori agli acconti corrisposti. In tale ipotesi, l'articolo in commento prevede il diritto del Licenziante di trattenere gli acconti ricevuti. In sostanza, dalla lettura del combinato disposto degli artt.

4.1. e 4.5. del contratto emerge che è tenuta a Parte_1 corrispondere, annualmente, l'importo di euro 50.000,00 a titolo di acconto sulle royalties maturate e, dunque, tale somma è soggetta a conguaglio a seconda che le royalties, pari al 10% del fatturato incassato, siano superiori o inferiori a tale percentuale. Solo in caso di recesso da parte del licenziatario, esercitabile “qualora, nel corso del predetto contratto, per un periodo consecutivo di 36 (trentasei) mesi, il Licenziante dovesse maturare royalties per un valore inferiore agli acconti ricevuti”, il licenziante ha diritto di trattenere gli acconti già ricevuti che, diversamente, sono invece soggetti a conguaglio, essendo corrisposti, appunto, a titolo di acconto.
Ora, ha assunto, quanto alla somma corrisposta a titolo di acconto, nell'anno Parte_1
2021, sulle royalties che sarebbero eventualmente maturate nell'anno 2022, di avere diritto alla restituzione, sia della somma di euro 47.080,60 derivante dalla differenza tra l'acconto corrisposto e le royalties effettivamente maturate, asseritamente pari solo ad euro 2.919,39, che della somma di euro 7.500,00 a titolo di ritenuta d'acconto, versata per mero errore.
In ordine alla prima delle due questioni e, dunque, all'ammontare del corrispettivo effettivamente spettante al licenziante, l'art.

4.2 del contratto prevede che “Il Licenziatario terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute. Il
Licenziatario permetterà, previo congruo avviso, ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti
Licenziati”. Ciò posto, ha assunto che le royalties maturate nell'anno 2022 Parte_1 sarebbero state di euro 2.919,39, con l'ulteriore precisazione, nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., che “[…] la comunicazione del fatturato accumulato e, quindi, dell'ammontare delle royalties maturate era divenuta superflua alla luce del fatto che Parte_1 aveva invocato l'inefficacia del contratto e che, in ogni caso, si trattava di importi irrisori, comunque di molto inferiori all'acconto ricevuto da ”. CP_1
Tale assunto non convince. Premesso che, come osservato sopra, il signor ha diritto a CP_1 percepire a titolo di corrispettivo, ex art.

4.1. del contratto, una royalty pari al 10% del fatturato e che l'importo di euro 50.000,00, previsto dall'art.

4.5 del contratto, è corrisposto a titolo di acconto sulle royalties eventualmente maturate, incombe su allora, dimostrare il Parte_1 fatturato ricavato dalla vendita del prodotto licenziato, mediante la produzione, oltre che del pagina 8 di 10 registro previsto dall'art.

4.1 del contratto, anche dei libri contabili e delle fatture di vendita.
Ciò posto, si osserva quanto segue:
1) l'attrice si è limitata a produrre un mero prospetto del fatturato asseritamente realizzato (doc.
12 dell'atto di citazione) che, in quanto redatto dalla medesima, non ha rilevanza ai fini della prova di quanto assunto;

2) il teste dipendente di dal gennaio 2021 in qualità di ingegnere e Testimone_2 Parte_1 responsabile tecnico, interrogato sul capitolo 5 della memoria istruttoria attorea (“Vero che il fatturato per la vendita dei prodotti licenziati per l'anno 2021-2022 è stato pari ad euro
29.193,92 come da documento che Le si rammostra (doc. n. 12 del fascicolo di parte opponente)”, ha risposto “si per me è vero;
il documento che mi viene esibito contiene i prodotti venduti con indicazione del documento di vendita, quantità ed importo e ne sono a conoscenza in quanto mi occupo della produzione.
ADR avv. Marco Boscarol: la produzione è limitata a questo numero di pezzi oppure è una produzione superiore e sono ancora in vendita?
La produzione alla data del documento che mi viene esibito è quella indicata, dopo la data del settembre 2022 sono state vendute delle altre valvole”. Ne consegue che il fatturato dell'anno
2022 è certamente superiore a quello di euro 29.193,92 indicato dall'attrice;
3) i libri contabili e le fatture di vendita dei prodotti licenziati non risultano prodotti, benché sia contrattualmente previsto, all'art.

4.2 del contratto, ai fini della determinazione delle somme dovute al licenziante, che il licenziatario debba consentire l'esame dei libri contabili e delle fatture di vendita.
In definitiva, l'attrice non offerto la prova che il fatturato ricavato dalla vendita dei prodotti licenziati nell'anno 2022 sia stato di euro 29.193,92, con conseguente maturazione di una royalty di euro 2.919,39 di importo, quindi, inferiore all'acconto di euro 50.000,00 corrisposto nell'anno
2021. Ne consegue che la domanda di condanna del sig. alla restituzione della somma CP_1 di euro 47.080,60, pari alla differenza tra l'importo di euro 50.000,00 e quello di euro 2.919,39, è infondata e, dunque, va respinta.
L'attrice ha diritto, invece, alla restituzione della somma di euro 7.500,00, che avrebbe dovuto trattenere a titolo di ritenuta d'acconto sulla somma di euro 50.000,00, invece che corrisponderla al convenuto.
Quanto all'importo ingiunto di euro 50.000,00 a titolo di acconto, per la seconda annualità, sulle royalties eventualmente maturate, lo stesso è dovuto, essendo il contratto valido ed efficace per quanto esposto sopra. pagina 9 di 10 Tale importo va compenso con quello di euro 7.500,00 indicato sopra, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannata al pagamento, in favore Parte_1 del signor , della somma di euro 42.500,00 oltre interessi come da domanda. CP_1
5.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ e liquidate, per la restante frazione, in favore del sig. , nella misura indicata nel CP_1 dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 5.8.2025, nei rapporti interni vanno definitivamente poste a carico della parte attrice, totalmente soccombente sulle domande per le quali si è resa necessaria l'indagine peritale.


P.Q.M.


Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- condanna al pagamento in favore del signor della somma di Parte_1 CP_1 euro 42.500,00 oltre interessi come da domanda;

- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da Parte_1
- compensa le spese di lite nella misura di ¼ e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1 in favore del signor , delle spese di lite che, già compensate, liquida in euro 5.712,00 CP_1 per compensi ed in euro 392,25 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico di . Parte_1
Reggio Emilia, 3.12.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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