REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice rel. dr. Alberto La Manna Giudice ha pronunciato la presente

SENTENZA
nella causa civile Nrg 13808/2021 promossa da:

elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II 17, presso lo CP_1 studio dell'avv. Marco Venturello, che la rappresenta e difende, con gli avv. Cesare
Galli, Mariangela Bogni e Giulia Galimberti, per delega in atti;
attrice;
CONTRO

, elettivamente domiciliata in Torino, corso Emilia 8, presso Controparte_2
lo studio degli avv. Fabrizio Jacobacci e Maddalena Deagostino, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: brevetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… 1) Accertare che la rivendicazione n. 12 del brevetto n. EP 2
305 255 di titolarità della convenuta, anche nel testo oggetto delle istanze di limitazione depositate in corso di causa da quest'ultima, ove ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 79, 3° comma del Codice della Proprietà Industriale, così come ogni altra rivendicazione, anche riformulata, relativa al sale tosilato di non in Parte_1
combinazione con altri agenti citotossici o citostatici, è priva dei requisiti validità per le ragioni di cui alla narrativa degli atti di causa degli atti di causa e dichiararne conseguentemente la conseguentemente la nullità;
2) Alla luce del precedente punto 1), accertare che tutte le attività preparatorie, la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, la pubblicizzazione e l'importazione del farmaco “ ” non costituiscono Parte_2
contraffazione del brevetto n. EP 2 305 255 e non violano i diritti della convenuta sotto qualsiasi altro profilo ed in particolare non costituiscono atti di concorrenza sleale.
3) Condannare la convenuta a rifondere all''attrice compenso professionale e spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
Convenuta: In via principale:
- Rigettare integralmente tutte le domande dell'attrice, in quanto infondate e/o pretestuose per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 305 255 di titolarità della convenuta, con particolare riguardo alla sua rivendicazione 12, così come in ultimo riformulata, per tutte le ragioni dedotte in atti dalla convenuta;

In via istruttoria: ...
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.”

MOTIVAZIONE

1. Le domande attoree, così come precisate nel foglio del 12/12/2024, hanno a oggetto l'accertamento della nullità della frazione italiana della
2 rivendicazione 12 del brevetto europeo n. EP 2 305 255 B1, relativo al “sale tosilato di ” (cit. p. 3), “anche nel testo oggetto delle istanze di limitazione Parte_1 depositate in corso di causa” dalla convenuta, con conseguente esclusione della sua contraffazione da parte del “farmaco “Sorafenib EG””.
La ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, Controparte_2
sottoponendo al giudice nel corso del processo tre limitazioni ex art. 79 Cpi.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, per chiarezza espositiva si riportano il testo originario della rivendicazione - “Composto di aril urea che è un sale tosilato di N-(4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)-N'-(4-(2-(N-metilcarbamoil)-4- piridilossi)fenil)urea” - e quelli delle tre successive limitazioni, indicati nella consulenza tecnica del dr. del 01/07/2024, che richiama anche la Persona_1 relazione depositata in pari data nella causa Nrg 15144/2021: “Composto di aril urea, che è un sale tosilato di N-(4-cloro-3-(trifluorometil)fenil-N'-(4-(2-(N- metilcarbamoil)-4-piridilossi)fenil)urea in forma di compressa, per l'uso nel trattamento del cancro” (prima limitazione); “Composizione in forma di compressa, comprendente un composto di aril urea, che è un sale tosilato di N-(4-cloro-3-
(trifluorometil)fenil-N-(4-(2-(N- metilcarbamoil)-4-piridilossi)fenil)urea, in associazione con uno o più eccipienti non tossici farmaceuticamente accettabili adatti alla fabbricazione di compresse, per l'uso nel trattamento del cancro”
(seconda limitazione); “Aril urea, che è un sale tosilato di N-(4-cloro-3-
(trifluorometil)fenil-N'-(4-(2-(N-metilcarbamoil)-4-piridilossi)fenil) urea in una forma di dosaggio orale” (terza limitazione) (p. 5 e 10, nonché cons. Nrg 15144/2021 p. 7,
13 e 14).

2. Ciò premesso, le peculiari vicende del giudizio rendono necessario esaminare il rapporto tra il brevetto originario e le successive limitazioni, perché nella comparsa conclusionale l'attrice ha sostenuto l'inammissibilità della terza limitazione, “anzitutto perché estende la protezione conferita dal brevetto come precedentemente già limitato” (p. 10 - 16), mentre, secondo la convenuta, essa sarebbe ammissibile, ai sensi dell'art. 79 Cpi, dovendo essere valutata solo in rapporto alla domanda iniziale, “senza alcun riferimento aggiuntivo alla protezione conferita da un brevetto limitato, ed ancor meno alla protezione conferita da una richiesta di limitazione non hanno ancora accolta”, poiché tale richiesta “deve essere accolta dal Giudice” e, in caso contrario, non produce “nessun effetto
3 potestativo di rinuncia o limitazione che si possa tradurre in una tendenza di nullità parziale del brevetto originario”, potendo la parte “sottoporre delle istanze di limitazione “ragionate”, così come decidere di revocarle o di rinunciare alle stesse, fintanto che non ci sia stata una pronuncia giudiziale di nullità totale o parziale del titolo” (p. 29 e seg.).
L'evidenziato contrasto tra le parti rende necessario rilevare che secondo la
Corte di Cassazione, in primo luogo, “l'esercizio della facoltà prevista” dall'art. 79 c.
3 Cpi ha una “duplice natura, sostanziale e processuale, poiché costituisce un atto del processo che importa disposizione del diritto di privativa, il quale è necessariamente oggetto della materia del contendere”, con conseguente
“mutamento del thema decidendum cui le rispettive richieste ed eccezioni delle parti devono adeguarsi”; in secondo luogo, rispetto alla riformulazione delle rivendicazioni, il giudice “ha un ruolo attivo, non certo in ordine a una sua ammissione discrezionale o alla scelta del contenuto della stessa, ma in relazione alla verifica dei requisiti di ammissibilità e validità della riformulazione”; infine, sotto il profilo dell'ammissibilità, la locuzione “in ogni stato e grado del giudizio” sta a significare che questa facoltà può essere esercitata “fino a quando le parti in lite non perdano la possibilità di compiere attività processuali che non siano meramente illustrative delle istanze e difese già assunte e cioè fino a quando la causa non venga rimessa in decisione”, fatta salva in ogni caso l'applicazione della
“clausola generale di buona fede processuale” (Cass. 34428/2023).
Dal punto di vista sostanziale, va inoltre precisato che nella stessa decisione la Suprema Corte ha richiamato anche l'orientamento interpretativo secondo cui
“l'esercizio di tale facoltà presuppone il riconoscimento da parte del titolare della nullità parziale del brevetto e comporta ... una rinuncia parziale all'ambito di protezione stesso”; in precedenza, i giudici di legittimità avevano già stabilito che la limitazione del brevetto ha efficacia retroattiva, cosicché il titolo, “fin dalla venuta ad esistenza”, deve essere considerato come “se lo stesso fosse nato con quella restrizione” (Cass. 21402/2019; nello stesso senso, Trib. Torino 3028/2022 e
2464/2021, secondo cui la riformulazione “è opponibile ai terzi ex tunc”; analogamente, Trib. Milano ord. 9844/2021, secondo cui essa “comporta la rinuncia alle domande inerenti alla validità dell'originario brevetto.”, nonché Trib.
Venezia 07/05/2019).
4 Sulla base di questi principi, le argomentazioni esposte dalla convenuta nella comparsa conclusionale non sono condivisibili (a differenza di quelle dell'attrice), perché l'art. 79 Cpi non prevede un accoglimento dell'istanza da parte del giudice (a confutazione di p. 27; sul punto, Trib. Venezia 07/05/2019), senza che possa assumere un rilievo decisivo l'occasionale uso del termine “accolta” in un precedente di merito (Trib. Milano 11/06/2014); le limitazioni della parte non sono state “espressamente “rigettate” dal CTU” (p. 29); formulando la seconda e la terza limitazione, la convenuta non ha espressamente revocato o rinunciato alle precedenti limitazioni, ma ha esercitato di nuovo la stessa facoltà prevista dall'art. 79 Cpi, che comporta il riconoscimento della nullità parziale del brevetto nella precedente formulazione (p. 28).
Non osta a questa soluzione il fatto che, ai sensi dell'art. 79 c. 3 Cpi, la limitazione debba essere valutata con riferimento al “contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata”, perché la disposizione in esame non affronta le questioni poste da una sequenza di riformulazioni, la cui possibilità è riconosciuta dalla Corte di Cassazione (Cass. 34428/2023).
Ne discende che, nella specie, la terza limitazione deve essere confrontata con la seconda, rispetto alla quale essa estende chiaramente “l'ambito di protezione a qualsiasi “forma di dosaggio orale”, escludendo del tutto la limitazione alla “composizione in associazione con uno più eccipienti non tossici farmaceuticamente accettabili” e all'”uso nel trattamento del cancro”, con conseguente invalidità della stessa per difetto dei requisiti di cui all'art. 79 c. 3 Cpi
(cons. Nrg 15144/2021 p. 13 e 14, nel paragrafo riguardante l'”ammissibilità della terza limitazione in rapporto alla seconda limitazione”).
Irrilevanti sono pertanto le considerazioni del consulente in ordine al rapporto tra la terza limitazione e il “brevetto come concesso” (p. 14 e seg.), a cui la convenuta ha rinunciato con la prima limitazione, nonché le altre questioni affrontate dallo stesso.
Questa soluzione, inoltre, non risulta in contrasto la sentenza della Corte di
Giustizia Federale tedesca del 10/10/2023, alla cui decisione la convenuta avrebbe conformato la terza limitazione (comp. concl. p. 26), perché in quella causa la ha difeso il brevetto “nella versione concessa e, in subordine, Controparte_2 in quattro versioni modificate” (doc. 55 bis fasc. conv. par. 3); la convenuta non ha
5 compiutamente prospettato il contenuto delle versioni modificate e la relativa disciplina nel diritto tedesco;
dalla sentenza non emerge che la “domanda ausiliaria
2”, corrispondente alla terza limitazione, sia stata preceduta da una domanda ausiliaria di contenuto analogo alla seconda limitazione (par. 70 - 76).
Non decisiva in senso contrario, infine, è la disciplina dell'art. 95 della
Convenzione sul Brevetto Europeo, considerato, in primo luogo, che tale norma è stata abrogata;
in secondo luogo, che il riferimento alle “rivendicazioni come concesse, o modificate in procedimenti di opposizione o limitazione” (comp. concl. conv. p. 29 e 30) non risulta idoneo a supportare la tesi della convenuta, quanto, piuttosto, quella dell'attrice.
Ne discende l'accoglimento delle domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti e giustificano il rigetto delle istanze istruttorie.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 30.745,00 per compenso (in relazione ai valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità alta per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori massimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico della convenuta.
Deve invece essere rigettata la domanda attorea relativa alle spese del consulente tecnico di parte, mancando la prova dell'esborso e dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. 21402/2022 e 2605/2006).
Ai sensi dell'art. 122 c. 8 Cpi, si dispone la trasmissione di copia della sentenza all' brevetti e marchi. Controparte_3



PQM



Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara nulla la rivendicazione 12 della frazione italiana del brevetto
6 europeo n. EP 2 305 255 B1; dichiara che il commercio del non costituisce contraffazione Parte_2
della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 2 305 255 B1; condanna la a rimborsare all le spese di lite, Controparte_2 CP_1 liquidate in € 30.745,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico della;
Controparte_2 dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Torino, 30/05/2025.
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE dr. Ludovico Sburlati dr.ssa Silvia Vitrò
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