CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite cause civili di II Grado iscritte ai nn. r.g. 350/2024 e r.g. 369/2024, promossa da:
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(GIA' (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti FRANZOSI MARIO, SANTONOCITO FEDERICA,
SO MI, OM UL e AP NI ST, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Piazza Calderini n. 5,
BOLOGNA.
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
e pagina 1 di 15 (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CASUCCI CP_4 P.IVA_3
GI e TI SA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Strada Maggiore n. 13, BOLOGNA.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 13 maggio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna – CP_4
Sezione specializzata di diritto industriale, la società (ora , quale CP_3 CP_2 originaria titolare del brevetto IT '621, concesso in data 16/10/2007, con titolo
“macchina per realizzare fustellati di cartone”, nonché la società
[...]
quale licenziataria di detta privativa, al fine di far accertare la nullità Controparte_1 del suddetto brevetto e, conseguentemente, di dichiarare l'illiceità, sotto il profilo concorrenziale, della condotta tenuta dalla convenuta che, nonostante la consapevolezza della nullità della menzionata privativa, aveva chiesto e ottenuto un provvedimento di descrizione in occasione di un'importante manifestazione fieristica del settore, cagionando un rilevante danno all'immagine e alla reputazione della società attrice, quantificato in un importo non inferiore a € 600.000.
Le società convenute si erano costituite in giudizio e, contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate, ne avevano chiesto l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 2673, resa in data 26 settembre 2011, l'adìto Tribunale, previo espletamento di ctu brevettuale, dichiarava la nullità della rivendicazione indipendente 1 del brevetto per cui è causa, in quanto anticipata dal brevetto US 008, riconosceva, invece, la parziale validità del suddetto brevetto nella titolarità della convenuta in un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario (nella combinazione,
pagina 2 di 15 ritenuta dotata di novità e di altezza inventiva, 1+3C+4 che prevede “secondo teste operative indipendentemente posizionabili portanti sia mezzi di taglio che di cordonatura”, rigettando la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno all'immagine per concorrenza sleale,
Avverso la suddetta sentenza, la società proponeva appello, formulando cinque CP_4 motivi di gravame nonché istanza di rinnovazione dell'espletata ctu tecnica e di ammissione di ctu contabile estimativa del danno asseritamente sofferto.
Le società appellate resistevano, contestando la fondatezza del gravame avversario e, a loro volta, proponevano appello incidentale volto al riconoscimento della validità integrale del suddetto titolo brevettuale.
Con sentenza n. 242, depositata il 9 febbraio 2021, la Corte d'Appello, previa reiezione, per genericità, della domanda risarcitoria proposta dall'appellante, in parziale riforma dell'appellata sentenza, escludeva il requisito dell'altezza inventiva della combinazione di rivendicazioni 1+3C+4 di IT'621, mentre riconosceva il predetto requisito alla combinazione 1+3C+4+18+19, sulla scorta delle nuove conclusioni da ultimo rassegnate dal nominato TU (relazione ing. , che, dopo una prima positiva valutazione Per_1 dell'altezza inventiva della suddetta prima combinazione rivendicativa, aveva aderito a quelle, negative, formulate da altro Ausiliario in un diverso ma analogo procedimento tra le parti
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, proponeva ricorso in Cassazione e, a CP_4 sua volta, controparte svolgeva ricorso incidentale.
Con sentenza n. 33120, resa in data 29 novembre 2023, la Corte di Cassazione, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto da e Controparte_1 annullava, con rinvio, l'impugnata sentenza. CP_2 cidentale, che lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 48 c.p.i., poiché la sentenza della Corte d'Appello non chiariva pagina 3 di 15 adeguatamente quali ragioni avevano giustificato il mutamento di conclusioni del ctu, e assorbiva il ricorso principale di CP_4
La Corte d'Appello, aderendo alle conclusioni dell'esperto, aveva considerato esistente tale requisito solo con riferimento alla rivendicazione 1+3C+4+18+19, escludendola invece per la combinazione 1+3C+4. Il mutamento delle conclusioni – osserva la
Cassazione – è stato argomentato con la mera volontà di armonizzare l'esito dell'indagine con quanto affermato da altro ctu in separato giudizio a Genova, ma la motivazione della Corte d'Appello è apodittica, dal momento che niente è specificato a suo supporto se non una genericissima ragione di opportunità di evitare che si sovrappongano opinioni tecniche differenti.
La Corte di Cassazione precisa che l'art. 48 del c.p.i. prevede che un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta “in modo evidente” dallo stato della tecnica, tenuto conto che, in base all'art. 46, primo e secondo comma, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, e che lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
La motivazione della Corte d'appello ha escluso il requisito dell'altezza inventiva della combinazione 1+3C+4 del brevetto IT'621, richiamando la relazione integrativa del c.t.u., ma nell'esame il giudice avrebbe dovuto stabilire non meramente se la soluzione fosse nota allo stato della tecnica, ma se l'esperto potesse risultare indirizzato “in modo evidente” (art. 48 c.p.i.) a combinare le rivendicazioni tra loro sulla base di suggerimenti o elementi variabili del programma. È, dunque, la condizione dell'evidenza a non essere stata tenuta in conto dalla sentenza d'appello, poiché la sentenza si è limitata a replicare la distonia logica della relazione del ctu, orientata sì a sostenere la carenza inventiva, ma in rapporto a una minimale ricezione del concetto alluso dalla norma (e cioè dicendo solo che “una persona esperta a conoscenza di
US'008 (..) avrebbe trovato in WO'713 il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura”). pagina 4 di 15 Successivamente, la causa veniva ritualmente ma separatamente riassunta sia da
[...]
e (RG n. 350/2024), sia da (RG n. Controparte_1 CP_2 CP_4
369/2024) dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, con provvedimento del 17 settembre 2024 ne disponeva la riunione.
Con i rispettivi atti di riassunzione, le società e Controparte_1 [...]
hanno chiesto : “Piaccia alla Corte Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in CP_2 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n.
33120/2023, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, voglia così giudicare: In via principale: Rigettare tutte le domande proposte da CP_4 con l'atto di citazione in riassunzione, ivi comprese le relative istanze istruttorie e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2673/2011. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio nonché di quello di
Cassazione”.
La società a sua volta,, deducendo l'erroneità della dichiarazione di CP_4 validità (parziale) della privativa nella titolarità di LCR anche nella versione riformulata in sede di c.t.u. espletata in appello, nonché l'inopponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni operata dal TU e, infine, la responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata: In via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della domanda di brevetto BO2003A000460, in quanto privo dei Contr requisiti di validità richiesti dalla legge;
2) Accertare e dichiarare che ha commesso atti di concorrenza sleale aggredendo ingiustificatamente sulla base di un CP_4 diritto di esclusiva che sapeva essere invalido e/o comunque ridotto rispetto a quello Contr azionato;
3) Condannare al risarcimento del pregiudizio e dei danni sofferti da
, da determinarsi all'esito della TU contabile o altrimenti da determinarsi in CP_4 via equitativa, in ogni caso non inferiore a € 600.000 come risulta dalla documentazione prodotta;
4) Rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: 5) disporre nuova TU tecnica che accerti la nullità della domanda '460 di LCR sopra indicata in quanto originariamente e anche successivamente, nella riformulazione avvenuta con la precedente sentenza di Appello, pagina 5 di 15 priva dei requisiti di validità previsti dalla legge. Con vittoria di onorari, diritti e spese
(anche del 12,5%) per il presente giudizio e compensazione del precedente grado in cassazione”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 13/5/2025, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, osservare che l'annullamento, con rinvio, e, quindi, la caducazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello meglio indicata in premessa, a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto da CP_1 per vizio di motivazione apparente, impone al Giudice del rinvio un nuovo
[...]
e completo esame della questione controversa nei termini individuati e illustrati dalla
Corte di legittimità, comprese le censure riproposte da sul presupposto che le CP_4 stesse fossero state ritenute assorbite dalla Suprema Corte in ragione della cassazione della pregiudiziale statuizione di merito (Cass. civ., n. 15511/2024).
Detto questo e venendo al merito della questione rispetto alla quale è stata disposta la cassazione con rinvio innanzi a questa Corte d'Appello, occorre, in primo luogo, valutare se la combinazione del set rivendicativo “1+3C+4” del brevetto IT '621 sia o meno dotata dell'indefettibile requisito dell'altezza inventiva, verificando, come richiesto dalla Corte di legittimità, se l'esperto del ramo potesse essere indirizzato in modo evidente, ai sensi dell'art. 48 c.p.i., a combinare tra loro le suddette rivendicazioni sulla base di suggerimenti o elementi variabili ricavabili dallo stato della tecnica nota.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d'appello non reca specifica e adeguata argomentazione sul punto controverso.
Come noto, ai sensi dell'art. 48 CPI, un'invenzione industriale è dotata di attività inventiva quando, per il tecnico esperto del ramo, l'insegnamento brevettuale non risulta evidente in base allo stato della tecnica nota.
pagina 6 di 15 Per verificare la sussistenza di detto requisito, occorre anzitutto individuare la tecnica anteriore più vicina (closest prior art), ossia l'anteriorità che rappresenta il miglior punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata, avendo il maggior numero di caratteristiche comuni o richiedendo il minor numero di modifiche.
Vanno poi individuate le caratteristiche distintive dell'invenzione e, infine, deve essere definito il problema tecnico oggettivo che l'invenzione intende risolvere, secondo il criterio del cd. problem and solution approach.
Occorre, dunque, stabilire se il tecnico del ramo, partendo dalla tecnica anteriore più vicina, avrebbe risolto tale problema in modo ovvio, eventualmente combinandone gli insegnamenti con quelli di altre anteriorità o con le conoscenze generali del settore
(Cass. Civ., n. 3805/2016).
Il tecnico del ramo può operare solo collegamenti ovvi, senza attività creativa, e può combinare più anteriorità solo se, alla data di deposito, esisteva uno stimolo univoco a farlo, e non una mera possibilità (not simply could, but would) (Trib. Milano, n.
885/2017).
Il giudizio di evidenza richiede una valutazione complessiva e d'insieme delle anteriorità, considerate come un mosaico, e deve essere retrodatato alla data di deposito o di priorità del brevetto.
In sintesi, il giudizio di originalità del brevetto richiede: l'individuazione del tecnico esperto del ramo, la determinazione del problema tecnico oggettivo, l'individuazione della tecnica anteriore più vicina, la verifica se il tecnico, partendo da essa, sarebbe giunto in modo ovvio alla soluzione rivendicata, anche mediante combinazione con altre anteriorità o con le conoscenze generali del settore.
Nel caso di specie, la sentenza cassata si è basata sulle definitive conclusioni tecniche cui era pervenuto, a seguito di richiamo integrativo, il TU ing. il quale, Per_1 mutando il proprio precedente parere, ha condiviso le valutazioni tecniche espresse, in altro procedimento, da altro Ausiliario del Giudice (ing. , nominato dalla Per_2
Corte d'Appello di Genova), esplicitamente affermando che “i documenti US'008 e
WO'713 privano di novità la rivendicazione 1+3C+4” (p. 6 doc. F – citazione in riassunzione . CP_4
pagina 7 di 15 Il menzionato TU “genovese”, nell'adottare il criterio di valutazione utilizzato dall del c.d. “problem/solution approach”, muove dall'esame Controparte_5 di US'008 considerato quale stato dell'arte più prossimo a 1+3C+4 e precisa che “La rivendicazione 1+3C+4 differisce da esso per le caratteristiche e)1 ed f)2 come già sopra indicato e dettagliatamente spiegato. L'effetto tecnico di tali caratteristiche è quello di realizzare una macchina più versatile e flessibile di quella proposta in US'008.
Infatti, in essa ciascuna delle teste 6 (posizionabili in modo indipendente l'una dall'altra) che operano in direzione longitudinale è dotata sia di mezzi di taglio 30 sia di mezzi di cordonatura 31 comandati da un rispettivo attuatore 33 e 37. Nella macchina di US'008 le operazioni in longitudinale sono svolte in una coppia di
“assembly” 42 e 44 che effettua cordonature e da un “assembly” 46 finale posto a valle del precedente che effettua il taglio longitudinale. La macchina di US'008 è quindi meno compatta e versatile”.
Individuata la closest prior art, il predetto consulente del Giudice ha individuato il problema tecnico oggettivo (problem and solution approach) che l'invenzione intende risolvere: “Il problema tecnico oggettivo associato al complesso di tali caratteristiche è quindi quello di come semplificare il gruppo che opera i tagli e le cordonature in senso longitudinale per rendere la macchina di US'008 più compatta. La risposta è chiaramente fornita nel documento WO'713 dove la stazione (o gruppo) di lavorazione in senso longitudinale prevede che ciascuna delle pluralità di teste di lavorazione 7 sia dotata di mezzi di taglio 20 e di mezzi di cordonatura 21 ciascuna attivata da un rispettivo attuatore 26 e 25. Quindi a parere dello scrivente la combinazione delle rivendicazioni 1+3C+4 del brevetto italiano IT1341621 è ovvia alla luce della combinazione dei documenti dello stato dell'arte US'008 e WO'713.
Tra l'altro nel documento US'008 vi è chiaramente un puntatore a tale documento
WO'713, in quanto la prima stazione o gruppo di lavorazione, quella che opera in senso trasversale già presenta una testa “doppia” (94,96) provvista sia di mezzi di taglio 136 sia di mezzi di cordonatura 146” (p. 12-13 doc. F – citazione in riassunzione ). CP_4
Del resto, il TU nominato dalla Corte d'Appello di Bologna, aveva già sottolineato come il brevetto US '008 già insegnasse a montare su un'unica testa di lavorazione trasversale sia utensili di taglio che utensili di cordonatura, mentre non insegnava a montare gli utensili che eseguono il taglio longitudinale sulle stesse teste sulle quali sono montati gli utensili che eseguono la cordonatura longitudinale.
Gli elementi tecnico-operativi emersi all'esito delle espletate indagini peritali, inducono per ciò a ritenere che il tecnico del ramo, a conoscenza di US '008, di fronte al problema tecnico oggettivo di rendere più versatile e flessibile la macchina in esso descritta senza aumentarne gli ingombri, avrebbe trovato in WO '713 il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura, arrivando, quindi, in modo evidente, alla stessa soluzione oggetto della combinazione di rivendicazioni “1+3C+4”.
Di conseguenza, va esclusa l'altezza inventiva del ridotto set rivendicativo 1+3C+4 di IT
'621, ritenendone la sussistenza, invece, con riferimento alla diversa combinazione
“1+3C+4+18+19”, ove le singole teste che eseguono le lavorazioni longitudinali e che sono provviste di un proprio attuatore dispongono ciascuna di un pignone accoppiato ad un'unica cremagliera fissa.
Al riguardo, deve rilevarsi come la censura mossa da (motivi n.ri 2 e 3) alla CP_4 sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha dichiarato la validità della rivendicazione 1+3C+4+18+19, procedendo ex officio a formulare una nuova rivendicazione mai prima di allora reclamata dalla titolare in violazione dell'art. 79 c.p.i.
è, infatti, infondata. pagina 9 di 15 Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio (v. Cass. Sez. 1 n. 3339-22)“nessun ostacolo si frappone, in termini assoluti,
a che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale, visto che in questi casi non muta l'oggetto della protezione brevettuale. Ne segue che ben può esser dichiarata la nullità parziale di un brevetto (art. 76, secondo comma, c.p.i.) in presenza della nullità di una rivendicazione indipendente (per carenza di altezza inventiva), ove il brevetto consti di un'altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come tecnica nota”.
Infatti, come esplicitato dai TU nominati dalle Corti d'Appello di Bologna e di
Genova, se si volesse aumentare in US'008 il numero di teste che operano in longitudinale senza aumentare le dimensioni della macchina, la rivendicazione 1+3C+4 non sarebbe utile.
Al contrario, permetterebbero di raggiungere tale risultato le rivendicazioni 18 e 19, in cui si afferma che “il secondo gruppo di lavorazione (5) comprende secondi mezzi di guida (8) fissati ad un telaio (4) della macchina (1) e destinati a supportare scorrevolmente pluralità di seconde teste operative (6), in cui primi mezzi a cremagliera
(14) fissati ai secondi mezzi di guida ed ai quali è connesso ciascuno della pluralità di attuatori (52) tramite un rispettivo pignone”.
Tale soluzione consente di posizionare un numero maggiore di teste che operano in longitudinale sullo stesso asse, rendendo così la rivendicazione dotata di altezza inventiva (p. 16 doc. F – citazione in riassunzione ). CP_4
In altri termini, diversamente da quanto asserito da non viene in rilievo CP_4 un'ipotesi di limitazione volontaria del brevetto ai sensi dell'art. 79 c.p.i., la quale presuppone un'iniziativa espressa del titolare diretta a circoscrivere l'ambito della privativa, bensì un'ipotesi di nullità parziale del brevetto ex art. 76 c.p.i., accertata in sede giurisdizionale.
Nel caso di nullità parziale, infatti, il giudice non introduce un nuovo assetto della protezione brevettuale, ma si limita a espungere dall'originario titolo quelle pagina 10 di 15 rivendicazioni o porzioni di esse che risultano invalide, lasciando in vita la protezione residua che risulta conforme ai requisiti di brevettabilità.
È vero che, in via generale, la declaratoria di nullità della rivendicazione principale comporta anche la nullità delle rivendicazioni dipendenti che da essa traggono esclusivamente fondamento, in quanto prive di autonoma consistenza tecnica.
Tuttavia, tale principio non può essere applicato in modo automatico e indiscriminato, dovendo verificarsi, caso per caso, se la combinazione risultante dalle rivendicazioni dipendenti sia in grado di esprimere un contenuto tecnico autonomo, distinto e ulteriormente qualificante rispetto alla rivendicazione principale.
Nel caso di specie, la combinazione costituita dalle rivendicazioni 1+3C+4+18+19 deve essere considerata dotata di una propria autonomia e indipendenza, in quanto non si limita a riprodurre l'insegnamento tecnico della rivendicazione principale dichiarata nulla, ma introduce elementi ulteriori che definiscono una soluzione tecnica specifica e non ovvia.
Tale autonomia è stata, peraltro, espressamente confermata dalle operazioni peritali, le quali hanno accertato che la suddetta combinazione è assistita da un autonomo requisito di altezza inventiva.
Ne consegue che la nullità della rivendicazione principale non travolge automaticamente la validità della combinazione in esame, la quale sopravvive come espressione di una protezione residua legittima e giuridicamente tutelabile.
Anche sotto questo profilo, la prospettazione difensiva di appare priva di pregio, CP_4 in quanto fondata sull'erronea assimilazione della fattispecie a una limitazione volontaria ex art. 79 c.p.i., laddove, invece, si verte, come detto, in un'ipotesi di nullità parziale ex art. 76 c.p.i., con conseguente conservazione dell'efficacia del brevetto nei limiti dell'invenzione validamente accertata.
Sulla scorta delle statuizioni che precedono, devono ritenersi assorbite e/o superate le ulteriori questioni poste, in parte qua, e, segnatamente, quelle afferenti all'errata dichiarazione di validità della privativa LCR, all'errata dichiarazione di validità della privativa LCR anche nella versione riformulata da ultimo dalla ctu in appello, Per_1
pagina 11 di 15 e, infine, all'impossibilità di riscrittura del brevetto accorpando tra loro due o più rivendicazioni.
Residuano, invece, le censure mosse da in via subordinata, sub n. 4, circa CP_4
l'opponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni operata tramite ctu del 16 settembre 2019, sub n. 5) sulla sussistenza della concorrenza sleale e, infine, 6) in tema di risarcimento del danno patito da CP_4
- Sulla opponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni, tramite la ctu del 16 settembre 2019.
Con la censura in esame, chiede che, nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta CP_4 valida la rivendicazione 1+3C+4+18+19, la sua opponibilità non possa operare ex tunc, dalla data del deposito del brevetto originario, ma solo pro futuro a partire dalla formulazione del nuovo (secondo e più ridotto) ambito di protezione del brevetto IT
'621.
Il motivo è infondato.
Infatti, le rivendicazioni emendate in senso restrittivo non introducono un nuovo titolo di privativa, bensì determinano una mera delimitazione dell'originario ambito di protezione, che resta ancorato alla data di deposito della domanda di brevetto.
Ne consegue che l'emendamento in minus non incide sulla validità temporale del diritto, ma opera esclusivamente sul suo perimetro oggettivo, il quale deve considerarsi valido sin dall'origine nei limiti della protezione residua.
In tale prospettiva, i diritti conferiti dal brevetto, una volta riformulati in senso più ristretto, spiegano i loro effetti ex tunc, ossia fin dal momento del rilascio, seppure entro il più circoscritto ambito risultante dall'emendamento.
Affermare che le rivendicazioni modificate producano effetti soltanto pro futuro equivarrebbe, di fatto, a privare di efficacia una rivendicazione già brevettata, in contrasto con la natura dichiarativa — e non costitutiva — della limitazione.
Pertanto, non è giuridicamente sostenibile la pretesa di circoscrivere l'opponibilità della combinazione soltanto a decorrere dalla riformulazione delle rivendicazioni, dovendosi pagina 12 di 15 invece riconoscere che la protezione residua, una volta accertata, opera retroattivamente nei limiti della sua validità.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata in via subordinata da CP_4
- Sulla sussistenza della concorrenza sleale e sulla conseguente necessità di risarcire il danno inflitto a CP_4
Il Collegio ritiene opportuna la trattazione congiunta delle, tra di loro, correlate censure sub n.ri 5) e 6).
Ed invero, lamenta la mancata condanna della controparte al risarcimento del CP_4 danno cagionatole a titolo di concorrenza sleale, sostenendo che, in occasione dell'ultima Contr edizione della fiera XYLEXPO a Milano, la società concorrente , pur consapevole dell'infondatezza della relativa pretesa, aveva agito, in via cautelare (descrizione giudiziale), nei suoi confronti al solo ed unico scopo di danneggiare e ledere la sua immagine commerciale, richiedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria in occasione dell'evento.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente già affermato dalla Corte d'Appello intestata, l'accertamento della validità del brevetto, seppur nella combinazione limitata, esclude il presupposto soggettivo dell'addebito di concorrenza sleale, ma in ogni caso spetta alla parte che lamenta di aver subito siffatte condotte di fornire la prova dei fatti materiali che configurano l'atto illecito, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.
L'accertamento dei fatti di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa del soggetto autore del fatto ex art. 2600 c.c., il quale è onerato della prova dell'assenza dell'elemento soggettivo, da valutarsi secondo il canone della diligenza dell'agente modello.
Tuttavia, il danno derivante deve essere autonomamente provato non essendo qualificabile come danno in re ipsa (Cass. Civ., 23739/2023).
Nel caso di specie, l'assunto di come sopra riportato è connotato da allegazioni CP_4 generiche, apodittiche e, quindi, prive di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 13 di 15 In particolare, va rilevato che l'iniziativa processuale assunta dalla ricorrente in cautelare, in quanto priva di temerarietà, abusività e pretestuosità, rientra tra le facoltà costituzionalmente garantite (24 Cost.) di ciascun consociato.
La Suprema Corte, infatti, ha, in tema, precisato che la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., disciplina un fenomeno endoprocessuale, la cui domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda medesima, che si assuma temeraria, ma anche perché la valutazione del presupposto della responsabilità aggravata
è strettamente collegata con la decisione di merito tanto da comportare la possibilità di un contrasto di giudicati ove fosse proposta separatamente (Cass. Civ., n. 1952/2015).
Infine, alla luce del complessivo esito della lite, da valutarsi con criterio unitario e globale, sussistono, nella fattispecie in commento, i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite relative ai giudizi di cassazione e di rinvio, nella misura di un terzo, liquidando, come da dispositivo, i restanti due terzi a carico delle maggiormente soccombenti e Controparte_1 [...]
ora Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta da di nullità del brevetto CP_4 italiano per invenzione IT 1342621, nella titolarità di Controparte_3 ora e ferma restando la dichiarazione di nullità della rivendicazione n. 1
[...] CP_2 così come in precedenza affermata dal Tribunale dei Bologna – Sezione Impresa,
DICHIARA la nullità del suddetto titolo brevettuale con riferimento alla rivendicazione 1+3C+4, dichiarando la validità della combinazione 1+3C+4+18+19, con tutte le altre sue rivendicazioni da questa dipendenti. pagina 14 di 15 DISPONE la compensazione delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente procedimento, nella misura di un terzo, e, per l'effetto, condanna
[...] ora e in solido Controparte_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, alla refusione in favore di dei restanti 2/3, liquidati, quanto al CP_4 giudizio di cassazione, in € 4.300,00 e, infine, quanto al presente giudizio di rinvio, in €
6.800,00, il tutto oltre accessori se e come dovuti per legge.
DISPONE
a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza all CP_6
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e) ciascuna seconda testa operativa (6) comprende almeno secondi mezzi di cordonatura (31) e secondi mezzi di taglio (30), i secondi mezzi di taglio (30) sono movimentati da quarti mezzi attuatori (33) tra una condizione di taglio longitudinale (C), in cui detti secondi mezzi di taglio (30) riscontrano la porzione (100) di cartone per eseguire incisioni longitudinali, ed una condizione di disimpegno (E) in cui essi sono distaccati dalla porzione (100); 2 f) i secondi mezzi di cordonatura (31) sono movimentati da settimi mezzi attuatori (37) tra una condizione di cordonatura longitudinale (D), in cui i secondi mezzi di cordonatura (31) riscontrano la porzione (100) di cartone per eseguire cordonature longitudinali, ed una condizione di distacco (F) in cui essi sono distaccati dalla porzione (100). pagina 8 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite cause civili di II Grado iscritte ai nn. r.g. 350/2024 e r.g. 369/2024, promossa da:
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(GIA' (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti FRANZOSI MARIO, SANTONOCITO FEDERICA,
SO MI, OM UL e AP NI ST, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Piazza Calderini n. 5,
BOLOGNA.
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
e pagina 1 di 15 (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CASUCCI CP_4 P.IVA_3
GI e TI SA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Strada Maggiore n. 13, BOLOGNA.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 13 maggio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna – CP_4
Sezione specializzata di diritto industriale, la società (ora , quale CP_3 CP_2 originaria titolare del brevetto IT '621, concesso in data 16/10/2007, con titolo
“macchina per realizzare fustellati di cartone”, nonché la società
[...]
quale licenziataria di detta privativa, al fine di far accertare la nullità Controparte_1 del suddetto brevetto e, conseguentemente, di dichiarare l'illiceità, sotto il profilo concorrenziale, della condotta tenuta dalla convenuta che, nonostante la consapevolezza della nullità della menzionata privativa, aveva chiesto e ottenuto un provvedimento di descrizione in occasione di un'importante manifestazione fieristica del settore, cagionando un rilevante danno all'immagine e alla reputazione della società attrice, quantificato in un importo non inferiore a € 600.000.
Le società convenute si erano costituite in giudizio e, contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate, ne avevano chiesto l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 2673, resa in data 26 settembre 2011, l'adìto Tribunale, previo espletamento di ctu brevettuale, dichiarava la nullità della rivendicazione indipendente 1 del brevetto per cui è causa, in quanto anticipata dal brevetto US 008, riconosceva, invece, la parziale validità del suddetto brevetto nella titolarità della convenuta in un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario (nella combinazione,
pagina 2 di 15 ritenuta dotata di novità e di altezza inventiva, 1+3C+4 che prevede “secondo teste operative indipendentemente posizionabili portanti sia mezzi di taglio che di cordonatura”, rigettando la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno all'immagine per concorrenza sleale,
Avverso la suddetta sentenza, la società proponeva appello, formulando cinque CP_4 motivi di gravame nonché istanza di rinnovazione dell'espletata ctu tecnica e di ammissione di ctu contabile estimativa del danno asseritamente sofferto.
Le società appellate resistevano, contestando la fondatezza del gravame avversario e, a loro volta, proponevano appello incidentale volto al riconoscimento della validità integrale del suddetto titolo brevettuale.
Con sentenza n. 242, depositata il 9 febbraio 2021, la Corte d'Appello, previa reiezione, per genericità, della domanda risarcitoria proposta dall'appellante, in parziale riforma dell'appellata sentenza, escludeva il requisito dell'altezza inventiva della combinazione di rivendicazioni 1+3C+4 di IT'621, mentre riconosceva il predetto requisito alla combinazione 1+3C+4+18+19, sulla scorta delle nuove conclusioni da ultimo rassegnate dal nominato TU (relazione ing. , che, dopo una prima positiva valutazione Per_1 dell'altezza inventiva della suddetta prima combinazione rivendicativa, aveva aderito a quelle, negative, formulate da altro Ausiliario in un diverso ma analogo procedimento tra le parti
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, proponeva ricorso in Cassazione e, a CP_4 sua volta, controparte svolgeva ricorso incidentale.
Con sentenza n. 33120, resa in data 29 novembre 2023, la Corte di Cassazione, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto da e Controparte_1 annullava, con rinvio, l'impugnata sentenza. CP_2 cidentale, che lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 48 c.p.i., poiché la sentenza della Corte d'Appello non chiariva pagina 3 di 15 adeguatamente quali ragioni avevano giustificato il mutamento di conclusioni del ctu, e assorbiva il ricorso principale di CP_4
La Corte d'Appello, aderendo alle conclusioni dell'esperto, aveva considerato esistente tale requisito solo con riferimento alla rivendicazione 1+3C+4+18+19, escludendola invece per la combinazione 1+3C+4. Il mutamento delle conclusioni – osserva la
Cassazione – è stato argomentato con la mera volontà di armonizzare l'esito dell'indagine con quanto affermato da altro ctu in separato giudizio a Genova, ma la motivazione della Corte d'Appello è apodittica, dal momento che niente è specificato a suo supporto se non una genericissima ragione di opportunità di evitare che si sovrappongano opinioni tecniche differenti.
La Corte di Cassazione precisa che l'art. 48 del c.p.i. prevede che un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta “in modo evidente” dallo stato della tecnica, tenuto conto che, in base all'art. 46, primo e secondo comma, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, e che lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
La motivazione della Corte d'appello ha escluso il requisito dell'altezza inventiva della combinazione 1+3C+4 del brevetto IT'621, richiamando la relazione integrativa del c.t.u., ma nell'esame il giudice avrebbe dovuto stabilire non meramente se la soluzione fosse nota allo stato della tecnica, ma se l'esperto potesse risultare indirizzato “in modo evidente” (art. 48 c.p.i.) a combinare le rivendicazioni tra loro sulla base di suggerimenti o elementi variabili del programma. È, dunque, la condizione dell'evidenza a non essere stata tenuta in conto dalla sentenza d'appello, poiché la sentenza si è limitata a replicare la distonia logica della relazione del ctu, orientata sì a sostenere la carenza inventiva, ma in rapporto a una minimale ricezione del concetto alluso dalla norma (e cioè dicendo solo che “una persona esperta a conoscenza di
US'008 (..) avrebbe trovato in WO'713 il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura”). pagina 4 di 15 Successivamente, la causa veniva ritualmente ma separatamente riassunta sia da
[...]
e (RG n. 350/2024), sia da (RG n. Controparte_1 CP_2 CP_4
369/2024) dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, con provvedimento del 17 settembre 2024 ne disponeva la riunione.
Con i rispettivi atti di riassunzione, le società e Controparte_1 [...]
hanno chiesto : “Piaccia alla Corte Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in CP_2 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n.
33120/2023, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, voglia così giudicare: In via principale: Rigettare tutte le domande proposte da CP_4 con l'atto di citazione in riassunzione, ivi comprese le relative istanze istruttorie e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2673/2011. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio nonché di quello di
Cassazione”.
La società a sua volta,, deducendo l'erroneità della dichiarazione di CP_4 validità (parziale) della privativa nella titolarità di LCR anche nella versione riformulata in sede di c.t.u. espletata in appello, nonché l'inopponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni operata dal TU e, infine, la responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata: In via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della domanda di brevetto BO2003A000460, in quanto privo dei Contr requisiti di validità richiesti dalla legge;
2) Accertare e dichiarare che ha commesso atti di concorrenza sleale aggredendo ingiustificatamente sulla base di un CP_4 diritto di esclusiva che sapeva essere invalido e/o comunque ridotto rispetto a quello Contr azionato;
3) Condannare al risarcimento del pregiudizio e dei danni sofferti da
, da determinarsi all'esito della TU contabile o altrimenti da determinarsi in CP_4 via equitativa, in ogni caso non inferiore a € 600.000 come risulta dalla documentazione prodotta;
4) Rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: 5) disporre nuova TU tecnica che accerti la nullità della domanda '460 di LCR sopra indicata in quanto originariamente e anche successivamente, nella riformulazione avvenuta con la precedente sentenza di Appello, pagina 5 di 15 priva dei requisiti di validità previsti dalla legge. Con vittoria di onorari, diritti e spese
(anche del 12,5%) per il presente giudizio e compensazione del precedente grado in cassazione”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 13/5/2025, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, osservare che l'annullamento, con rinvio, e, quindi, la caducazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello meglio indicata in premessa, a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto da CP_1 per vizio di motivazione apparente, impone al Giudice del rinvio un nuovo
[...]
e completo esame della questione controversa nei termini individuati e illustrati dalla
Corte di legittimità, comprese le censure riproposte da sul presupposto che le CP_4 stesse fossero state ritenute assorbite dalla Suprema Corte in ragione della cassazione della pregiudiziale statuizione di merito (Cass. civ., n. 15511/2024).
Detto questo e venendo al merito della questione rispetto alla quale è stata disposta la cassazione con rinvio innanzi a questa Corte d'Appello, occorre, in primo luogo, valutare se la combinazione del set rivendicativo “1+3C+4” del brevetto IT '621 sia o meno dotata dell'indefettibile requisito dell'altezza inventiva, verificando, come richiesto dalla Corte di legittimità, se l'esperto del ramo potesse essere indirizzato in modo evidente, ai sensi dell'art. 48 c.p.i., a combinare tra loro le suddette rivendicazioni sulla base di suggerimenti o elementi variabili ricavabili dallo stato della tecnica nota.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d'appello non reca specifica e adeguata argomentazione sul punto controverso.
Come noto, ai sensi dell'art. 48 CPI, un'invenzione industriale è dotata di attività inventiva quando, per il tecnico esperto del ramo, l'insegnamento brevettuale non risulta evidente in base allo stato della tecnica nota.
pagina 6 di 15 Per verificare la sussistenza di detto requisito, occorre anzitutto individuare la tecnica anteriore più vicina (closest prior art), ossia l'anteriorità che rappresenta il miglior punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata, avendo il maggior numero di caratteristiche comuni o richiedendo il minor numero di modifiche.
Vanno poi individuate le caratteristiche distintive dell'invenzione e, infine, deve essere definito il problema tecnico oggettivo che l'invenzione intende risolvere, secondo il criterio del cd. problem and solution approach.
Occorre, dunque, stabilire se il tecnico del ramo, partendo dalla tecnica anteriore più vicina, avrebbe risolto tale problema in modo ovvio, eventualmente combinandone gli insegnamenti con quelli di altre anteriorità o con le conoscenze generali del settore
(Cass. Civ., n. 3805/2016).
Il tecnico del ramo può operare solo collegamenti ovvi, senza attività creativa, e può combinare più anteriorità solo se, alla data di deposito, esisteva uno stimolo univoco a farlo, e non una mera possibilità (not simply could, but would) (Trib. Milano, n.
885/2017).
Il giudizio di evidenza richiede una valutazione complessiva e d'insieme delle anteriorità, considerate come un mosaico, e deve essere retrodatato alla data di deposito o di priorità del brevetto.
In sintesi, il giudizio di originalità del brevetto richiede: l'individuazione del tecnico esperto del ramo, la determinazione del problema tecnico oggettivo, l'individuazione della tecnica anteriore più vicina, la verifica se il tecnico, partendo da essa, sarebbe giunto in modo ovvio alla soluzione rivendicata, anche mediante combinazione con altre anteriorità o con le conoscenze generali del settore.
Nel caso di specie, la sentenza cassata si è basata sulle definitive conclusioni tecniche cui era pervenuto, a seguito di richiamo integrativo, il TU ing. il quale, Per_1 mutando il proprio precedente parere, ha condiviso le valutazioni tecniche espresse, in altro procedimento, da altro Ausiliario del Giudice (ing. , nominato dalla Per_2
Corte d'Appello di Genova), esplicitamente affermando che “i documenti US'008 e
WO'713 privano di novità la rivendicazione 1+3C+4” (p. 6 doc. F – citazione in riassunzione . CP_4
pagina 7 di 15 Il menzionato TU “genovese”, nell'adottare il criterio di valutazione utilizzato dall del c.d. “problem/solution approach”, muove dall'esame Controparte_5 di US'008 considerato quale stato dell'arte più prossimo a 1+3C+4 e precisa che “La rivendicazione 1+3C+4 differisce da esso per le caratteristiche e)1 ed f)2 come già sopra indicato e dettagliatamente spiegato. L'effetto tecnico di tali caratteristiche è quello di realizzare una macchina più versatile e flessibile di quella proposta in US'008.
Infatti, in essa ciascuna delle teste 6 (posizionabili in modo indipendente l'una dall'altra) che operano in direzione longitudinale è dotata sia di mezzi di taglio 30 sia di mezzi di cordonatura 31 comandati da un rispettivo attuatore 33 e 37. Nella macchina di US'008 le operazioni in longitudinale sono svolte in una coppia di
“assembly” 42 e 44 che effettua cordonature e da un “assembly” 46 finale posto a valle del precedente che effettua il taglio longitudinale. La macchina di US'008 è quindi meno compatta e versatile”.
Individuata la closest prior art, il predetto consulente del Giudice ha individuato il problema tecnico oggettivo (problem and solution approach) che l'invenzione intende risolvere: “Il problema tecnico oggettivo associato al complesso di tali caratteristiche è quindi quello di come semplificare il gruppo che opera i tagli e le cordonature in senso longitudinale per rendere la macchina di US'008 più compatta. La risposta è chiaramente fornita nel documento WO'713 dove la stazione (o gruppo) di lavorazione in senso longitudinale prevede che ciascuna delle pluralità di teste di lavorazione 7 sia dotata di mezzi di taglio 20 e di mezzi di cordonatura 21 ciascuna attivata da un rispettivo attuatore 26 e 25. Quindi a parere dello scrivente la combinazione delle rivendicazioni 1+3C+4 del brevetto italiano IT1341621 è ovvia alla luce della combinazione dei documenti dello stato dell'arte US'008 e WO'713.
Tra l'altro nel documento US'008 vi è chiaramente un puntatore a tale documento
WO'713, in quanto la prima stazione o gruppo di lavorazione, quella che opera in senso trasversale già presenta una testa “doppia” (94,96) provvista sia di mezzi di taglio 136 sia di mezzi di cordonatura 146” (p. 12-13 doc. F – citazione in riassunzione ). CP_4
Del resto, il TU nominato dalla Corte d'Appello di Bologna, aveva già sottolineato come il brevetto US '008 già insegnasse a montare su un'unica testa di lavorazione trasversale sia utensili di taglio che utensili di cordonatura, mentre non insegnava a montare gli utensili che eseguono il taglio longitudinale sulle stesse teste sulle quali sono montati gli utensili che eseguono la cordonatura longitudinale.
Gli elementi tecnico-operativi emersi all'esito delle espletate indagini peritali, inducono per ciò a ritenere che il tecnico del ramo, a conoscenza di US '008, di fronte al problema tecnico oggettivo di rendere più versatile e flessibile la macchina in esso descritta senza aumentarne gli ingombri, avrebbe trovato in WO '713 il suggerimento di utilizzare per le lavorazioni longitudinali teste operative comprensive di utensili di taglio e di utensili di cordonatura, arrivando, quindi, in modo evidente, alla stessa soluzione oggetto della combinazione di rivendicazioni “1+3C+4”.
Di conseguenza, va esclusa l'altezza inventiva del ridotto set rivendicativo 1+3C+4 di IT
'621, ritenendone la sussistenza, invece, con riferimento alla diversa combinazione
“1+3C+4+18+19”, ove le singole teste che eseguono le lavorazioni longitudinali e che sono provviste di un proprio attuatore dispongono ciascuna di un pignone accoppiato ad un'unica cremagliera fissa.
Al riguardo, deve rilevarsi come la censura mossa da (motivi n.ri 2 e 3) alla CP_4 sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha dichiarato la validità della rivendicazione 1+3C+4+18+19, procedendo ex officio a formulare una nuova rivendicazione mai prima di allora reclamata dalla titolare in violazione dell'art. 79 c.p.i.
è, infatti, infondata. pagina 9 di 15 Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio (v. Cass. Sez. 1 n. 3339-22)“nessun ostacolo si frappone, in termini assoluti,
a che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale, visto che in questi casi non muta l'oggetto della protezione brevettuale. Ne segue che ben può esser dichiarata la nullità parziale di un brevetto (art. 76, secondo comma, c.p.i.) in presenza della nullità di una rivendicazione indipendente (per carenza di altezza inventiva), ove il brevetto consti di un'altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come tecnica nota”.
Infatti, come esplicitato dai TU nominati dalle Corti d'Appello di Bologna e di
Genova, se si volesse aumentare in US'008 il numero di teste che operano in longitudinale senza aumentare le dimensioni della macchina, la rivendicazione 1+3C+4 non sarebbe utile.
Al contrario, permetterebbero di raggiungere tale risultato le rivendicazioni 18 e 19, in cui si afferma che “il secondo gruppo di lavorazione (5) comprende secondi mezzi di guida (8) fissati ad un telaio (4) della macchina (1) e destinati a supportare scorrevolmente pluralità di seconde teste operative (6), in cui primi mezzi a cremagliera
(14) fissati ai secondi mezzi di guida ed ai quali è connesso ciascuno della pluralità di attuatori (52) tramite un rispettivo pignone”.
Tale soluzione consente di posizionare un numero maggiore di teste che operano in longitudinale sullo stesso asse, rendendo così la rivendicazione dotata di altezza inventiva (p. 16 doc. F – citazione in riassunzione ). CP_4
In altri termini, diversamente da quanto asserito da non viene in rilievo CP_4 un'ipotesi di limitazione volontaria del brevetto ai sensi dell'art. 79 c.p.i., la quale presuppone un'iniziativa espressa del titolare diretta a circoscrivere l'ambito della privativa, bensì un'ipotesi di nullità parziale del brevetto ex art. 76 c.p.i., accertata in sede giurisdizionale.
Nel caso di nullità parziale, infatti, il giudice non introduce un nuovo assetto della protezione brevettuale, ma si limita a espungere dall'originario titolo quelle pagina 10 di 15 rivendicazioni o porzioni di esse che risultano invalide, lasciando in vita la protezione residua che risulta conforme ai requisiti di brevettabilità.
È vero che, in via generale, la declaratoria di nullità della rivendicazione principale comporta anche la nullità delle rivendicazioni dipendenti che da essa traggono esclusivamente fondamento, in quanto prive di autonoma consistenza tecnica.
Tuttavia, tale principio non può essere applicato in modo automatico e indiscriminato, dovendo verificarsi, caso per caso, se la combinazione risultante dalle rivendicazioni dipendenti sia in grado di esprimere un contenuto tecnico autonomo, distinto e ulteriormente qualificante rispetto alla rivendicazione principale.
Nel caso di specie, la combinazione costituita dalle rivendicazioni 1+3C+4+18+19 deve essere considerata dotata di una propria autonomia e indipendenza, in quanto non si limita a riprodurre l'insegnamento tecnico della rivendicazione principale dichiarata nulla, ma introduce elementi ulteriori che definiscono una soluzione tecnica specifica e non ovvia.
Tale autonomia è stata, peraltro, espressamente confermata dalle operazioni peritali, le quali hanno accertato che la suddetta combinazione è assistita da un autonomo requisito di altezza inventiva.
Ne consegue che la nullità della rivendicazione principale non travolge automaticamente la validità della combinazione in esame, la quale sopravvive come espressione di una protezione residua legittima e giuridicamente tutelabile.
Anche sotto questo profilo, la prospettazione difensiva di appare priva di pregio, CP_4 in quanto fondata sull'erronea assimilazione della fattispecie a una limitazione volontaria ex art. 79 c.p.i., laddove, invece, si verte, come detto, in un'ipotesi di nullità parziale ex art. 76 c.p.i., con conseguente conservazione dell'efficacia del brevetto nei limiti dell'invenzione validamente accertata.
Sulla scorta delle statuizioni che precedono, devono ritenersi assorbite e/o superate le ulteriori questioni poste, in parte qua, e, segnatamente, quelle afferenti all'errata dichiarazione di validità della privativa LCR, all'errata dichiarazione di validità della privativa LCR anche nella versione riformulata da ultimo dalla ctu in appello, Per_1
pagina 11 di 15 e, infine, all'impossibilità di riscrittura del brevetto accorpando tra loro due o più rivendicazioni.
Residuano, invece, le censure mosse da in via subordinata, sub n. 4, circa CP_4
l'opponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni operata tramite ctu del 16 settembre 2019, sub n. 5) sulla sussistenza della concorrenza sleale e, infine, 6) in tema di risarcimento del danno patito da CP_4
- Sulla opponibilità degli effetti della riformulazione delle rivendicazioni, tramite la ctu del 16 settembre 2019.
Con la censura in esame, chiede che, nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta CP_4 valida la rivendicazione 1+3C+4+18+19, la sua opponibilità non possa operare ex tunc, dalla data del deposito del brevetto originario, ma solo pro futuro a partire dalla formulazione del nuovo (secondo e più ridotto) ambito di protezione del brevetto IT
'621.
Il motivo è infondato.
Infatti, le rivendicazioni emendate in senso restrittivo non introducono un nuovo titolo di privativa, bensì determinano una mera delimitazione dell'originario ambito di protezione, che resta ancorato alla data di deposito della domanda di brevetto.
Ne consegue che l'emendamento in minus non incide sulla validità temporale del diritto, ma opera esclusivamente sul suo perimetro oggettivo, il quale deve considerarsi valido sin dall'origine nei limiti della protezione residua.
In tale prospettiva, i diritti conferiti dal brevetto, una volta riformulati in senso più ristretto, spiegano i loro effetti ex tunc, ossia fin dal momento del rilascio, seppure entro il più circoscritto ambito risultante dall'emendamento.
Affermare che le rivendicazioni modificate producano effetti soltanto pro futuro equivarrebbe, di fatto, a privare di efficacia una rivendicazione già brevettata, in contrasto con la natura dichiarativa — e non costitutiva — della limitazione.
Pertanto, non è giuridicamente sostenibile la pretesa di circoscrivere l'opponibilità della combinazione soltanto a decorrere dalla riformulazione delle rivendicazioni, dovendosi pagina 12 di 15 invece riconoscere che la protezione residua, una volta accertata, opera retroattivamente nei limiti della sua validità.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata in via subordinata da CP_4
- Sulla sussistenza della concorrenza sleale e sulla conseguente necessità di risarcire il danno inflitto a CP_4
Il Collegio ritiene opportuna la trattazione congiunta delle, tra di loro, correlate censure sub n.ri 5) e 6).
Ed invero, lamenta la mancata condanna della controparte al risarcimento del CP_4 danno cagionatole a titolo di concorrenza sleale, sostenendo che, in occasione dell'ultima Contr edizione della fiera XYLEXPO a Milano, la società concorrente , pur consapevole dell'infondatezza della relativa pretesa, aveva agito, in via cautelare (descrizione giudiziale), nei suoi confronti al solo ed unico scopo di danneggiare e ledere la sua immagine commerciale, richiedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria in occasione dell'evento.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente già affermato dalla Corte d'Appello intestata, l'accertamento della validità del brevetto, seppur nella combinazione limitata, esclude il presupposto soggettivo dell'addebito di concorrenza sleale, ma in ogni caso spetta alla parte che lamenta di aver subito siffatte condotte di fornire la prova dei fatti materiali che configurano l'atto illecito, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.
L'accertamento dei fatti di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa del soggetto autore del fatto ex art. 2600 c.c., il quale è onerato della prova dell'assenza dell'elemento soggettivo, da valutarsi secondo il canone della diligenza dell'agente modello.
Tuttavia, il danno derivante deve essere autonomamente provato non essendo qualificabile come danno in re ipsa (Cass. Civ., 23739/2023).
Nel caso di specie, l'assunto di come sopra riportato è connotato da allegazioni CP_4 generiche, apodittiche e, quindi, prive di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 13 di 15 In particolare, va rilevato che l'iniziativa processuale assunta dalla ricorrente in cautelare, in quanto priva di temerarietà, abusività e pretestuosità, rientra tra le facoltà costituzionalmente garantite (24 Cost.) di ciascun consociato.
La Suprema Corte, infatti, ha, in tema, precisato che la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., disciplina un fenomeno endoprocessuale, la cui domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda medesima, che si assuma temeraria, ma anche perché la valutazione del presupposto della responsabilità aggravata
è strettamente collegata con la decisione di merito tanto da comportare la possibilità di un contrasto di giudicati ove fosse proposta separatamente (Cass. Civ., n. 1952/2015).
Infine, alla luce del complessivo esito della lite, da valutarsi con criterio unitario e globale, sussistono, nella fattispecie in commento, i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite relative ai giudizi di cassazione e di rinvio, nella misura di un terzo, liquidando, come da dispositivo, i restanti due terzi a carico delle maggiormente soccombenti e Controparte_1 [...]
ora Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta da di nullità del brevetto CP_4 italiano per invenzione IT 1342621, nella titolarità di Controparte_3 ora e ferma restando la dichiarazione di nullità della rivendicazione n. 1
[...] CP_2 così come in precedenza affermata dal Tribunale dei Bologna – Sezione Impresa,
DICHIARA la nullità del suddetto titolo brevettuale con riferimento alla rivendicazione 1+3C+4, dichiarando la validità della combinazione 1+3C+4+18+19, con tutte le altre sue rivendicazioni da questa dipendenti. pagina 14 di 15 DISPONE la compensazione delle spese di lite del giudizio di cassazione e del presente procedimento, nella misura di un terzo, e, per l'effetto, condanna
[...] ora e in solido Controparte_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, alla refusione in favore di dei restanti 2/3, liquidati, quanto al CP_4 giudizio di cassazione, in € 4.300,00 e, infine, quanto al presente giudizio di rinvio, in €
6.800,00, il tutto oltre accessori se e come dovuti per legge.
DISPONE
a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza all CP_6
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e) ciascuna seconda testa operativa (6) comprende almeno secondi mezzi di cordonatura (31) e secondi mezzi di taglio (30), i secondi mezzi di taglio (30) sono movimentati da quarti mezzi attuatori (33) tra una condizione di taglio longitudinale (C), in cui detti secondi mezzi di taglio (30) riscontrano la porzione (100) di cartone per eseguire incisioni longitudinali, ed una condizione di disimpegno (E) in cui essi sono distaccati dalla porzione (100); 2 f) i secondi mezzi di cordonatura (31) sono movimentati da settimi mezzi attuatori (37) tra una condizione di cordonatura longitudinale (D), in cui i secondi mezzi di cordonatura (31) riscontrano la porzione (100) di cartone per eseguire cordonature longitudinali, ed una condizione di distacco (F) in cui essi sono distaccati dalla porzione (100). pagina 8 di 15