REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo presidente
Dott. Vittorio Carlomagno giudice rel.
Dott. Alfredo Landi giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 25652 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.02.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
C.F./P. IVA con sede legale in Milano, via Visconti Parte_1 P.IVA_1
Venosta n° 4, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Prisco.
ATTORE
e
C.F. , con sede legale in Roma, via di Selva Controparte_1 P.IVA_2
Candida 204, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Piselli, dall'avv. Ugo Altomare e dall'avv.
IO PA,
CONVENUTA
OGGETTO: marchio conclusioni per parte attrice: condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle seguenti somme: € 60.000,00 a titolo di risarcimento per il lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., oltre all'importo che sarà determinato in esito all'istruttoria, pari al 10% del fatturato aziendale per il triennio 2017-2020; € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p.; € 25.000,00 a titolo di risarcimento per danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c.; in via subordinata: condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice degli importi che saranno ritenuti dovuti ai sensi degli artt. 125 c.p.i., commi I e II, 1226 c.c. e 473 c.p., in quanto provati, ovvero conformi a equità e Giustizia;
in via istruttoria: ordinare alla convenuta l'esibizione della contabilità relativa al triennio 2017-2020; in ogni caso respingere la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile, e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di causa.
conclusioni per parte convenuta:
a) in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa azione e delle conseguenti domande risarcitorie proposte per mancata proposizione da parte della attrice della domanda di accertamento e declaratoria di violazione da parte di Controparte_1 dell'articolo 20 c.p.i.; b) in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui alla superiore lettera a), nel merito respingere tutte le domande formulate da parte della nei confronti di Parte_1 [...] in quanto del tutto inammissibili ed infondate per le ragioni esposte nel corpo del Controparte_1 presente atto;
c) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'utilizzo del marchio da parte di
[...] non comporta alcuna violazione dell'articolo 20 del c.p.i. e che, conseguentemente Controparte_1 la convenuta potrà legittimamente proseguire nell'utilizzo del proprio marchio, con ogni conseguente pronuncia accertativa, dichiarativa o di condanna;
in via istruttoria: ammissione di CTU per la valutazione grafica dei marchi oggetto di contestazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il presente giudizio fa seguito al procedimento cautelare N.R.G. 57782/2020, definito con ordinanza del 22.01.21, confermata in sede di reclamo, che, in accoglimento del ricorso proposto da
, ha inibito a quest'ultima l'utilizzo di un marchio Parte_2 Controparte_1 simile a quello registrato dalla ricorrente (registrazione n° 1253212 del 10/3/10, domanda del
28/04/2009), fissando una penale di € 500,00 per ogni violazione dell'inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Nel presente giudizio di merito chiede la condanna della convenuta al risarcimento del Pt_2 danno conseguente alle medesime condotte già inibite in sede cautelare, nelle distinte voci del lucro cessante, del danno morale, all'immagine e da diluizione del marchio.
2.
La convenuta OPERE EN contesta l'interferenza del marchio da essa utilizzato CP_1 con quello registrato, che qualifica come marchio “debole”; eccepisce l'assenza di un rapporto concorrenziale tra i prodotti recanti i marchi in conflitto, stante la diversità dei mercati di riferimento;
contesta l'esistenza di un danno effettivo;
in via riconvenzionale chiede l'accertamento della liceità dell'uso del marchio oggetto dell'inibitoria.

3.
La causa viene all'esame del collegio sulla documentazione prodotta dalle parti;
il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di CTU formulata da parte convenuta sull'interferenza fra i marchi e sulla coincidenza dei mercati.
4.
L'ordinanza cautelare ha rilevato l'evidente somiglianza tra il marchio registrato dalla ricorrente e quello pacificamente utilizzato dalla resistente, sui propri automezzi e sui social network, giacché entrambi caratterizzati fondamentalmente dalla presenza di una V stilizzata, costituita da due fili d'erba, divergenti verso l'alto, dei quali quello di destra presenta alla sua estremità un rigonfiamento a forma di foglia. Il marchio per il quale si richiede tutela consiste dunque di elementi di fantasia combinati in modo originale e presenta un grado rilevante di elaborazione grafica, che ne accresce ulteriormente l'originalità.
Non può che confermarsi, avendo riguardo ai noti criteri di valutazione che tengono conto globalmente delle caratteristiche proprie di ciascuno dei marchi e dell'impressione complessiva che essi suscitano nel consumatore, il giudizio di marcata somiglianza tra i due segni distintivi.
5.
Le argomentazioni della convenuta sulla confondibilità dei segni infatti si riferiscono principalmente alla diversità dei prodotti e dei mercati.
Il marchio della attrice, destinato a contraddistinguere i prodotti conformi agli standard della
Associazione Vegetariana Italiana, previa richiesta di concessione in uso da parte del produttore, verifica del rispetto degli standard da parte di e stipulazione di un contratto di Parte_1 licenza a pagamento, è registrato, fra le altre, per la classe 3 della classificazione di Nizza, comprendente i prodotti per la pulizia e l'igiene.
Sotto questo aspetto la convenuta contesta in sostanza il requisito dell'affinità dei prodotti, previsto dall'art. 20 comma 1 lett. b) C.P.I.
La convenuta rappresenta infatti di operare prevalentemente nel settore degli appalti pubblici e privati e di rivolgere i suoi servizi a realtà strutturate, quali enti pubblici ed imprese, offrendo sul mercato una attività di sanificazione diretta ad eliminare radicalmente qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie e detergenti non potrebbe essere altrimenti rimosso, utilizzando prodotti rispondenti a requisiti tassativamente individuati da apposite prescrizioni normative e raccomandazioni ministeriali, ricompresi nel novero dei c.d. Presidi Medico -Chirurgici
o dei biocidi e necessitanti, prima della immissione in commercio, di preventiva autorizzazione a livello nazionale o europeo;
mentre i prodotti ricompresi nella classe 3 sarebbero semplici prodotti per la pulizia e l'igiene personale, distribuiti mediante i consueti canali di vendita al dettaglio, destinati ad un uso quotidiano e domestico, ed indirizzati ad un ampio bacino di consumatori.
6.
La classificazione merceologica non è per sé stessa decisiva nel giudizio sull'affinità dei prodotti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, consiste nel fatto che i beni o i servizi in questione siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali che l'affinità funzionale esistente tra quei beni o servizi e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere naturalmente che essi provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 27/09/2006).
Il giudizio non può essere ancorato a parametri troppo rigidi, dovendo tenere conto, oltre che della naturale tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale, della complementarità dei prodotti nell'uso comune (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6244 del 24/10/1983) e della ragionevole convinzione dei consumatori che beni anche diversi provengano dalla medesima fonte produttiva, che può essere determinata anche semplicemente dal fatto che la loro produzione e commercializzazione sono spesso abbinate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7414 del 13/04/2015). Così ad esempio è stato confermato il giudizio di affinità fra biscotti e liquori dolci e fra olio d'oliva e vino (sentenze ultime citate).
Alla luce di questi criteri, tenuto conto della evidente complementarità dei prodotti e dell'assenza di una rigida separazione del mercato fra i prodotti a destinazione domestica e quelli a destinazione professionale, si deve ritenere che la resistente abbia usato il marchio per prodotti affini.
7.
Accertata la violazione del diritto di marchio, si deve procedere alla quantificazione del danno, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, in particolare del fatto che la attrice non utilizza in proprio il marchio ma lo sfrutta esclusivamente mediante la concessione di licenze a pagamento.
Espone dunque la attrice che il proprio listino prevede un canone annuo pari a € 10.000,00 per l'uso sui social media da parte di attività commerciali, mentre per gli “altri usi”, fra cui rientrerebbe l'uso sugli automezzi della convenuta prevede un canone annuo pari a 10.000 € + royalties pari al
10% del fatturato del licenziatario;
che poiché la convenuta avrebbe ammesso nel reclamo proposto contro l'ordinanza cautelare che vi sarebbe stata convivenza per “molti anni” fra i due marchi, sarebbe ragionevole fare riferimento ad un uso illecito della durata di tre anni;
che non essendo l'uso del marchio da parte della convenuta limitato ad una singola categoria di servizi si dovrebbe assumere quale base di calcolo delle royalties il suo intero fatturato. In aggiunta la attrice richiede il danno morale derivante dalla violazione degli artt. 473 e 517 c.p., in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale, ed il danno di immagine e da diluizione del marchio, in misura non inferiore ad € 25.000,00.
Il collegio al riguardo osserva quanto segue:
• l'uso illecito del marchio è ammesso solo per la durata di 8 mesi, dal maggio 2020 (la prima contestazione da parte della attrice è successiva, essendo datata 29.09.20) alla concessione dell'inibitoria in sede cautelare (gennaio 2021);
• non si ravvisa nel caso specifico un danno morale rilevante;

• il danno all'immagine ed il danno da diluizione del marchio, in sostanza il pregiudizio recato alla capacità distintiva del segno da un uso che non era stato previamente approvato, in assenza di elementi specifici deve essere valutato in via equitativa;

• la liquidazione del danno, in assenza di elementi certi, può essere fatta in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano, determinando comunque il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (art. 125 comma 2 C.P.I.).
Alla luce di questi criteri, tenuto conto del listino della attrice e del pregiudizio recato alla capacità distintiva del marchio, escluse duplicazioni risarcitorie, appare congruo l'importo totale di €
15.000,00. Su tale importo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
8.
In questi termini la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 6000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo