N. R.G. 11013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11013/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTALUPPI OMAR, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTALUPPI OMAR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUGERI SILVIA, elettivamente P_ P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. MAUGERI SILVIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata, per le ragioni sopra meglio esposte, l'esclusiva paternità in capo al signor del marchio ”, nonché, dei disegni di “modello Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 10 multiplo di n. 4 braccialetti” e la malafede di nel richiedere la registrazione dei medesimi P_ presso la competente autorità, disporre il trasferimento a nome del sig. delle Parte_1 registrazioni presso l'UIBM di cui alle domande n. 302017000057833 e n. 402017000058421, illegittimamente chieste ed ottenute da con ogni conseguente effetto. P_
IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata, per le ragioni sopra meglio esposte, l'esclusiva paternità in capo al signor del nome a dominio “www.afilodaqua.com” e la malafede di Parte_1 nel richiedere la registrazione del medesimo presso la competente autorità, disporre il P_ trasferimento a nome degli odierni attori della registrazione del domain name “www.afilodaqua.com”, con ogni conseguente effetto.
IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato, per le ragioni sopra meglio esposte, l'illegittimo utilizzo e/o sfruttamento da parte di del marchio ”, del relativo domain name, nonché, P_ Parte_2 dei disegni dei braccialetti sopra meglio descritti, appartenenti esclusivamente al signor Parte_1
e che sarebbero stati commercializzati dalla società di cui l'attore era socio e di cui
[...] CP_2 avrebbe percepito gli utili, condannare al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni P_ dal medesimo patiti e patiendi prudenzialmente quantificati in €250.000,00
(duecentocinquantamila/00), ovvero nella diversa somma minore o maggiore che emergerà in corso di causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto.
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale, respingere in tutto - o quantomeno in parte - le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- in via principale, condannare controparte al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere le istanze avversarie e di condannare la convenuta al risarcimento del danno e/o alla retroversione degli utili e/o al pagamento in favore di controparte di qualsiasi somma, detrarre dal quantum gli importi relativi ai costi sostenuti da in atti documentati e non contestati dall'attore, per l'elaborazione / P_ progettazione / realizzazione del marchio , dei prodotti da esso contraddistinti, dei disegni, Parte_2
pagina 2 di 10 dei modelli, del nome a dominio e dei bracciali per cui è causa, nella misura documentata o secondo la maggiore o minore misura che il Giudice riterrà equa o di giustizia;

- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore allegava di aver ideato e progettato, nel corso dell'anno 2016, sia sotto il profilo tecnico che estetico, braccialetti e monili di design ispirati all'ambiente nautico e distinti dal marchio ”, anch'esso dal medesimo Parte_2 pensato e concepito, incaricando artista e pittrice, di realizzare i primi bozzetti del Testimone_1 marchio e dei braccialetti, secondo le indicazioni da egli impartite, nonché intrattenendo, con diversi professionisti ed aziende del settore, numerose sessioni di consulenza e studio per la definizione dei vari aspetti della realizzazione dei braccialetti.
Allegava che, solo dopo aver concepito, ideato e sperimentato le fattezze dei braccialetti in quelle particolari forme, colori e materiali, nonché, il segno distintivo “afilodaqua”, aveva iniziato ad avvalersi della collaborazione di costituendo con lo stesso, in data 4.11.2016, la società Parte_3 il cui scopo “era quello di creare una sinergia in modo che alcune delle lavorazioni CP_2 necessarie alla realizzazione in serie del braccialetto fossero svolte dalla …. società di cui il P_
Contr era amministratore e socio al 50%”, avendo la per scopo la produzione e la successiva Pt_3 commercializzazione dei braccialetti e/o monili distinti dal marchio “ ”. Parte_2
Allegava, altresì, che, non appena costituita la nuova società, si era rivolto ad una società specializzata in comunicazione per la creazione di un sito web denominato “afilodaqua” “comprensivo di sezione “e- commerce” per la vendita dei braccialetti on-line, gestione della pagina “facebook”, “instagram” e
“youtube”, realizzazione brochure, campagna pubblicitaria, servizio fotografico, ecc…”.
Tanto allegato precisava che “in data 31.5.2017, il signor sfruttando la sua qualità di socio di Pt_3
e le informazioni che aveva acquisito in tale veste, depositava presso l'Ufficio Italiano CP_2
Marchi e Brevetti la domanda di registrazione del marchio “ ” n. 302017000057833 (doc. Parte_2
7), nonché la domanda di registrazione dei disegni di “modello multiplo di n. 4 braccialetti n.
402017000058421 (cfr. doc. 7), a nome di (c.f. e p.Iva ), dal medesimo P_ P.IVA_1 compartecipata al 50%; anche il dominio www.afilodaqua.com veniva registrato a nome della P_
.
[...]
Allegava l'attore di aver diffidato il socio nella sua qualità di titolare della società Pt_3 P_
pagina 3 di 10 dall'uso e dalla diffusione del marchio ” e dalla registrazione dei modelli di braccialetti da Parte_2 egli concepiti intimandogli, altresì, di attivarsi per la registrazione del marchio “afilodaqua” in favore della CP_2
Allegato che tale diffida non era stata positivamente riscontrata, allegato che la società CP_2 nonostante la sua opposizione, era stata posta in liquidazione e successivamente cancellata, allegava che aveva iniziato a commercializzare i braccialetti a marchio realizzati P_ Parte_2 secondo il modello da egli ideato.
Ritenuto che la registrazione del marchio, dei modelli e del nome a dominio fosse avvenuta in malafede concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva la convenuta che, ricostruite le vicende relative alla costituzione, alla vita e allo scioglimento della società negava la paternità in capo all'attore del marchio, dei modelli e CP_2 del nome a dominio allegando che gli stessi erano stati da ella ideati e che i professionisti variamente coinvolti nella loro realizzazione erano stati sempre da lei incaricati e saldati.
Contestava l'identità tra il modello come rivendicato dall'attore e quello da ella registrato.
Eccepiva “la tardività dell'azione avversaria, in quanto esercitata in spregio dei termini imposti dal
C.P.I.” e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno asserendo che dalla commercializzazione dei prodotti registrati nulla aveva ricavato.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e dell'espletamento dell'attività istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
***
I. La condizione di procedibilità
Ai sensi del disposto dell'art. 122 c.p.i. comma VI c.p.i. l'odierno procedimento è soggetto alla condizione di procedibilità della comunicazione della copia dell'atto introduttivo all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Tale adempimento risulta essere stato adempiuto dall'attore all'esito del provvedimento del Collegio che ha rilevato tale omissione, sicché la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata.
pagina 4 di 10 II. L'eccepita tardività della domanda ex art. 118 c.p.i.
L'eccezione preliminare di tardività della domanda ex art. 118 c.p.i. formulata da parte convenuta non
è fondata.
La norma citata al comma III prevede che, se la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dell'avente diritto, questi può ottenere, con sentenza, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione o far valere la nullità della registrazione.
Il successivo comma prevede che, scaduti due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione - o degli altri titoli di proprietà industriale ivi elencati -, senza che l'avente diritto si sia avvalso della facoltà di cui al comma III, chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità del brevetto o della registrazione.
Il comma V esclude l'applicabilità del precedente comma alla registrazione di marchi, disegni e modelli.
Come si evince chiaramente dalla mera lettura della norma, in disparte dall'inapplicabilità del comma
IV all'ipotesi di registrazione di marchi e modelli, non vi è alcuna decadenza per l'avente diritto per l'esercizio dell'azione normata dal comma III della norma in esame.
III. L'onere della prova
A fronte delle discordi prospettazioni delle parti in merito alla distribuzione dell'onere probatorio non può che essere richiamato il chiaro disposto dell'art. 121 c.p.i. che esplicitando, in ambito industriale, il più generale principio sancito dall'art. 2697 cod. civ., sancisce che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe “in ogni caso a chi impugna il titolo” e, pertanto, nel caso in esame, sull'attore.
IV. La disamina delle risultanze istruttorie
In disparte dalla contestata identità dei modelli registrati con i modelli rivendicati e rilevato, in ogni caso, che non vi è alcuna contestazione in merito all'identità tra il marchio e il nome a dominio rivendicati dall'attore e il marchio e il nome a dominio registrati dalla convenuta, si osserva che, sin dalla costituzione, la convenuta ha rilevato una antinomia nel comportamento attoreo evidenziando che
“il Sig. ha sempre affermato la titolarità del diritto d'autore sarebbe stata in capo a Parte_1 [...]
CP_ (e quindi non a se stesso, ne è prova proprio il doc. 8 avversario), mentre ora egli cambia opinione, ritenendo di essere personalmente l'unico detentore degli originali studi e delle prove pagina 5 di 10 tecniche dei segni distintivi rivendicati”.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che, effettivamente, la prima fase dell'ideazione del bracciale con la sagoma del motoscafo e del marchio ” – sia nella forma estesa che nella forma abbreviata - CP_3
è riferibile all'attore.
Con riguardo al modello la teste ha dichiarato di aver realizzato alcuni bozzetti Testimone_2 su incarico del identificando quanto realizzato nel documento prodotto sub 1) nel fascicolo Parte_1 di parte attrice.
Si tratta di bozzetti che raffigurano un bracciale, in alcuni casi rigido e aperto (cfr. pag. 3 e 4 del documento) in altri casi realizzato in corda (cfr. pag. 5 doc. 1), sempre caratterizzato dall'apposizione della sagoma di un motoscafo visto dall'alto.
La testimone non è stata precisa nella collocazione temporale del suo incarico comunque collocata
“intorno al 2016/2017” e “intorno al 2016”.
Anche il testimone ha confermato di essere stato contattato dall'attore che l'aveva Testimone_3 incaricato di sviluppare i bozzetti di cui sopra “per renderli un oggetto riproducibile”. Il testimone ha dichiarato di aver realizzato il primo disegno in 3D, poi sviluppato da altro consulente, e, nello specifico, da Questi, sentito in qualità di testimone, ha confermato di essere stato Testimone_4 contattato dal cugino “perché aveva bisogno di realizzare un modello tridimensionale di Testimone_3 un braccialetto partendo da uno schizzo che avevano fatto il sig. con mio cugino”. Parte_1
Il testimone ha confermato di aver realizzato i modelli 3D interfacciandosi con l'attore (“…Ho realizzato il modello 3d con il computer …. Qualche giorno dopo il sig. è venuto nel mio Parte_1 ufficio e mi ha fatto fare delle correzioni del modello 3D che ho fatto davanti a lui...”).
Tali prototipi (prodotti in allegato al doc. 21 lett. A), B) ed E) sono stati confermati dal testimone e rappresentano un bracciale rigido, un bracciale con apposta la sagoma di un motoscafo visto dall'alto e la sagoma del motoscafo.
Anche la prima ideazione del marchio pare essere riconducibile all'attore: il testimone Testimone_3 ha confermato di aver svolto un'attività, su incarico di “.. documentata in quanto Parte_1 raffigurato nel doc. 19)..” e il documento 19, oltre al progetto grafico del braccialetto come sopra descritto, contiene chiara indicazione del marchio come registrato sia nella parte denominativa che nella parte figurativa sia nella versione estesa che abbreviata “AF”.
pagina 6 di 10 Tanto premesso non vi è però prova che l'attore abbia il diritto di effettuare la registrazione del modello e del marchio e, conseguentemente, abbia il diritto di chiedere il trasferimento in suo favore.
Dall'istruttoria è infatti emerso che, a fronte di una prima ideazione dell'attore, il progetto è proseguito su incarico di entrambi i soci della in favore di questa, se non della stessa CP_2 P_
Il testimone contitolare di un'agenzia di comunicazione ha dichiarato che nel Testimone_5 settembre del 2016 aveva incontrato “..il sig. e il sig. che volevano lanciare Parte_1 Parte_3 una linea di bracciali in uno shop on line. Avevano fondato una ditta che si chiamava BB3 e io ho fatto
i preventivi inoltrandoli alla ditta. Ho realizzato dei preventivi per il sito web e il packaging del bracciale….”, confermando che entrambi l'avevano contattato e che i preventivi erano stati indirizzati ad entrambi e che per l'attività svolta era stato pagato dalla perché così gli era stato chiesto P_ da Parte_3
Tes_ Dirimente è, in tema, la deposizione del testimone che ha allegato di aver collaborato sia con che con la con riguardo al “design di braccialetti ispirati al mondo dei motoscafi Parte_1 P_
Riva” confermando di aver realizzato i rendering dei cui al doc. 25 di parte attrice. In tale documento è raffigurato uno dei modelli - il braccialetto in corda - oggetto di registrazione.
Il testimone ha precisato che “a livello progettuale in un primo momento mi interfacciavo più con il sig. perché lui doveva occuparsi delle finiture in legno di questi oggetti e bisognava capire se Parte_1 era possibile farle, inoltre il sig. tra i due era quello più incline ad una valutazione estetica Parte_1
e non solo tecnica di quello che realizzavo, successivamente mi sono interfacciato più con il sig. Pt_3 perché doveva produrre l'oggetto e inoltre mi pagava lui. Ho parlato con i signori e Pt_3 Parte_1
Contr ci incontravamo presso l'ufficio del sig. in presente anche il Io li consideravo Pt_3 Parte_1 due soci e amici che volevano fare questa cosa aggiuntiva al loro lavoro. Direi che l'incarico mi è stato conferito da entrambi. Ho fatturato la mia attività. Credo nei confronti di . Parte_4
Il testimone precisa che “…ad un certo punto era diventato più attivo nello sviluppo del Pt_3 progetto….aveva iniziato a farmi domande più tecniche ed esecutive, di realizzazione dell'oggetto per passare dalla carta all'oggetto…Mentre all'inizio avevo più libertà creativa, questi sono frutti di Contr incontri in dove mi si chiedeva di contestualizzare le cose nei contesti più vincolati dalle richieste del cliente che in questo caso era nel senso che essendo lui che pagava io facevo quello che mi Pt_3 diceva di fare lui. Infatti preciso che i modelli che hanno raffigurate le carte da gioco e i numeri “777” li ho disegnati su specifica indicazione del sig. addirittura mi aveva dato delle immagini di Pt_3 riferimento. Si tratta di disegni a tema diverso. Ad un certo punto aveva smesso di venire Parte_1
pagina 7 di 10 agli incontri forse si erano già creati dei problemi tra i due. Io comunque mi interfacciavo per lo più con anche perché era lui che mi pagava….”. Pt_3
Contr Anche il testimone che ha dichiarato di aver “lavorato per per circa un anno con Tes_7 un'agenzia per il lavoro interinale” con mansioni di disegnatore meccanico ha confermato il ruolo svolto anche da nel progetto (“ricordo di aver lavorato ai disegni per un braccialetto che aveva Pt_3 un disegno di una barca. Non ricordo di aver interloquito con il sig. in relazione a tale Parte_1 braccialetto. Ricordo che le indicazioni per i disegni mi venivano fornite da e Pt_3 CP_4 che erano i miei responsabili. Visionando le fotografe di cui al doc. 16) di parte convenuta ricordo di aver disegnato i bracciali ivi raffigurati. Si tratta dei bracciali di cui ho parlato prima sia quelli con la sagoma della barca che quelli con la sagoma dei numeri. Li ho realizzati su direttive di e CP_4
). Parte_3
Anche senza dare significativo rilievo alla deposizione del testimone (che avendosi CP_4 assunto la co-paternità dei modelli pare scarsamente attendibile) dall'istruttoria è, in ogni caso, emerso che lo sviluppo del progetto, che ha portato alla registrazione del marchio e dei modelli, è stato svolto su impulso non solo dell'attore ma anche di che pare essersi attivato non solo Parte_3 nell'interesse di ma anche della stessa società convenuta. CP_2
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere, come allegato dall'attore, che il coinvolgimento di Parte_3
della e della convenuta sia successivo alla compiuta realizzazione del marchio e del
[...] CP_2 modello, vi è però da osservare che lo stesso attore - sia in atto di citazione che in fase stragiudiziale - ha ricondotto la titolarità del marchio e dei modelli a e non già a se stesso, facendo intendere CP_2 che la sua attività sia stata svolta nell'interesse della costituenda e, successivamente, della neo costituita società CP_2
La non riferibilità della paternità del marchio all'attore quale persona fisica è infatti confermata dalla stessa missiva prodotta sub documento 8 di parte attrice, indirizzata alla convenuta e a Parte_3 personalmente e sottoscritta dal difensore dell'attore, con la quale questi, nell'interesse del proprio assistito, lamentava “… che la società amministrata dal sig. socio e amministratore P_ Pt_3 anche della aveva proceduto alla registrazione del marchio “afilodaqua”, depositando altresì CP_2 richiesta di registrazione di 4 modelli (disegni) riferiti alla realizzazione degli oggetti inventati dal sig.
e di proprietà della .”. Parte_1 CP_5
Con tale missiva veniva significativamente chiesto ai destinatari di consentire che la registrazione del marchio “afilodaqua” fosse rettificata a favore della - non già del - e che fosse CP_2 Parte_1
pagina 8 di 10 abbandonata la richiesta di registrazione dei modelli che, in ogni caso, venivano ricondotti alla proprietà della CP_2
E' pur vero che tale missiva, in quanto non sottoscritta dall'attore personalmente, non costituisce atto confessorio ma si tratta di un indizio significativo che, in uno con il quadro probatorio sopra delineato e in considerazione dell'onere della prova gravante sull'attore, impedisce di ritenere che questi sia l'effettivo avente diritto alla registrazione del marchio e dei modelli in luogo della società nel CP_2 cui interesse pare avere operato.
Né ha rilievo, in questa sede, verificare se la messa in liquidazione della società senza alcuna CP_2 azione, da parte del liquidatore, per procedere alla registrazione in proprio favore del marchio e dei modelli sia una vicenda abdicativa del diritto o meno, verificandosi, solo in tale secondo caso, il subentro dei soci nella contitolarità del diritto.
L'attore infatti non ha proposto l'azione l'odierna azione quale socio della cancellata CP_2
Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande di parte attrice.
V. Le spese di lite
In considerazione delle risultanze dell'istruttoria, che ha riconosciuto un ruolo all'attore nella prima ideazione del marchio e di parte dei modelli registrati, le spese di lite possono essere compensate.
Le spese di CTU, volte alla quantificazione della domanda risarcitoria, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice;
dichiara compensate le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
pagina 9 di 10 Brescia, 30 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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