M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE0.4° LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto breelle claves 887 79 PRI CIVILE SEZIONE orificialuse Whelan ri Magistrati: Composta l Presidente R.G. N. 18085/99 ROCCHI Dott. Consigliere - 20090/99 Dott. Giovanni VERUCCI Cron. 20246 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere - DI AMATO Consigliere Rep. 345° Dott. Sergio SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 26/01/01 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIULIANI SpA, in persona del legale rappresentante pro UFFICIO CC PIE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE Richiesta copia studio dal Sigl SOLE 24 ORE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che per diritti L. 6000 28 GIU, 2001 la rappresenta e difende all'avvocato unitamente CORTE SUPREMADICAR EZIONERE UFFICIO COPIE ADRIANO VANZETTI, giusta procura a margine del Richiesta copia studio dal Sig. Pl. ricorso;
per diritti Lricorrente 620 IL CANCELLIERE il

contro

GENERALE PRESSO LA CORTE DI SOFAR SpA, PROCURATORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE APPELLO DI MILANO;
Richiesta copia studio coping C. intimati dal Sig. 2001 per diritti L. 6 o 28G 2001 *224 e sul 2° ricorso n° 20090/99 proposto da: IL CANCELLIERE -1- SOFAR SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l'avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOACCHINO SOTRIFFER, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale

contro

GIULIANI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO giustaVANZETTI, aprocura margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3359/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Vanzetti e Biamonti, che hanno chiesto l'accogliimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, gli -2- Avvocati Sotoriffer e Ferretti, che hanno chiesto il principale e l'accoglimento del rigetto del ricorso ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -3- Svolgimento del processo La spa LI con atto del 1992 conveniva davanti al Tribunale di Milano la spa SOF AR Narrava di essere azienda farmaceutica dititolare numerose privative, tra cui il brevetto italiano 1.149.328 depositato il 29 settembre 1982 sulla base di una priorità inglese del 1981, concesSO nel 1986 alla società londinese J.B.Tillot Limited, da questa ceduto a Sa LI e quindi pervenuto ad essa attrice. Il titolo di tale era:brevetto "Composizione farmaceutica per la somministrazione per via orale di dall'intestino composti che debbono essere assorbiti crasso. "Esso era diretto a far pervenire intatti nelle zone distali dell'intestino e particolarmente del colon, principi attivi somministrati oralmente sotto о a cura di affezioni forma di compresse capsule per del tratto intestinale. Tale invenzione aveva, secondo l'attrice, risolto il problema di una anticipata liberazione del principio farmacologico tale da pregiudicare l'azione livello topico, rivestendo il e nucleo contenente il principio medesimo di un polimero anionico denominato UD S. insolubile sia nell'ambiente gastrico che in quello dell'intestino un grado di tenue, ma invece solubile a partire da 4 PH 7, riscontrabile nell'intestino distale e acidità particolarmente nell'ileo e nel colon. Il rivestimento in polimeno doveva peraltro essere di spessore calibrato al rilascio del principio ella sola sede di intervento. Secondo l'attrice, si legge nella parte narrativa della sentenza, prima della invenzione di cui si tratta esisteva un generalizzato pregiudizio contro l'utilizzazione di tale IT S. quale rivestimento di composti giacchè si riteneva che esso dovesse essere adoperato sempre in combinazione con la sostanza denominata IT per una più rapida solubilità. La soluzione del problema dell'anticipato rilascio, che rappresentava l'importanza inventiva rivendicata aveva determinato il successo del prodotto relativo, marcato 1 come edAsacol, aveva provocato fenomeni di contraffazione tra quali quello perpetrato dalla convenuta a mezzo del prodotto Pentacol. Questo consisteva in compresse di Acido 5 amminosalicilico, riproducente la predetta invenzione, giacchè era costituito da uno strato di UD S il cui spessore rientrava nella banda di valori suggeriti sia pure esemplificamente dal brevetto. L'attrice pertanto chiedeva che la convenuta fosse dichiarata colpevole di contraffazione di brevetto e di concorrenza sleale e condannata anche al risarcimento dei danni, da 5 liquidarsi in separato giudizio. AR resisteva negando ogni contraffazione anche sulla base del minore spessore del rivestimento di IT rispetto a quello esemplificato nel brevetto LI. Eccepiva peraltro la nullità della privativa sia per mancanza di novità sia per carenza del requisito inventivo. Deduceva infatti che da oltre trenta anni erano note le qualità chimico fisiche di UD, sia S che utilizzatiL, non а caso come riferimento a disparati ambienti acidi. Veniva espletata una CTU: Il perito prendeva in oltre alle prove allegate dalle parti considerazione anche il 1.101.649 rilasciato a A.G. LE. brevetto All'esito della istruttoria il Tribunale ritenuta la nullità del brevetto LI per mancanza di originalità rigettava la domanda. Rigettava anche la eccezione della stessa attrice relativa alla pretesa nullità della CTU ed alla introduzione nel dibattito processuale del brevetto LE, perché tardive ○ rinunciate. La spa LI proponeva appello. Resisteva la AR. La Corte di Milano respingeva la impugnazione. Il secondo giudice riteneva che la pretesa idea originale costituita dalla attitudine del veicolo UD S di sciogliersi nel tratto terminale dell'ileo e nel colon per il loro specifico tasso di acidità era stata anticipata dal brevetto LE la cui idea pertanto era entrata a far parte dello stato della tecnica prima del deposito del brevetto LI. La Corte di merito rilevava anche che la pretesa differenza tra il trovato LE ed il trovato LI costituito, a dire della appellante, dalla capacità del suo prodotto di essere utilizzato per farmaci agenti in luogo del e dunque a prescindere dal via sistematica brevetto in loro rilascio anzitutto dal risultava о questione. Peraltro in ogni caso una tale qualità quand' anche sussistente non avrebbe dato luogo alla novità intrinseca richiesta dalla legge. Infatti secondo la corte di merito le generalizzate prevenzioni che l'appellante sosteneva di avere superato con il suo brevetto, ovvero la impossibilità dell'impiego del solo IT S per la voluta, tempestiva, soluzione del veicolo e quello secondo il quale lo scioglimento del principio attivo nell'intestino crasso fosse meno efficace dello scioglimento nello stomaco e dell'intestino tenue erano state entrambe superate dal brevetto LE che già prometteva l'impiego del solo deiassorbimento principi IT S l'adeguatoe attivi da parte dell'intestino crasso. La mera trasposizione di tali idee dalla materia dei farmaci 7 agenti i via sistemica a quella dei farmaci agenti in via topica era deducibile da qualunque esperto del rapo e non rappresentava dunque un superamento dello stato dell'arte. Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con Resiste con quattro motivi la LI. spa controricorso e spiega ricorso laincidentale AR spa. Resiste al ricorso incidentale la spa LI. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2) Con il primo motivo di ricorso la spa LI lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. e la omessa motivazione sul 16 della legge invenzioni relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che la premessa su cui fonda la conclusione della Corte di merito, per la quale il brevetto LE ha anticipato il trovato del suo brevetto che pertanto è indimostrata e privo di originalità, è Sul punto, infatti, la contraddittoriamente motivata. senta impugnata si limiterebbe а seguire la per che nel apoditticità della CTU dando scontato luglio del 1981 fosse noto alla tecnica che il 5 Asa doveva essere rilasciato nel colon. La corte di merito, secondo questa prospettazione, delle due l'una: о ha 8 mancato di motivare un punto decisivo, oppure ha ritenuto l'inutilità della verifica di un essenziale presupposto della originalità in contestazione. 2a) Il problema sottoposto alla Corte di cassazione è se la corte di merito ha correttamente escluso l'originalità contestata, anzitutto movendo dalla esatta nozione della stessa. Osserva il Collegio che il requisito della originalità, il quale come è noto, integra ciò che la giurisprudenza come "novità e la pratica continuano a designare anche intrinseca" della invenzione, è richiamato dall'art. 16 della legge inv. (rd n. 1127 del 1929) come "implicante un'attività inventiva", la quale si riscontra se "per una persona esperta del Nonramo.... risulta in modo evidente allo stato della tecnica". L'originalità, dunque, richiede un salto inventivo capace perciò stesso di far evolvere lo stato della una causalità ulteriore а tecnica nella direzione di e come tale proteggibile, (cfr quella già raggiunta anche cass. Nn. 13863 del 1999 e 1986 del 1996). La chevicenda occupane è incentrata su di un brevetto chimico, il quale per sua natura dà luogo, come la dottrina da tempo ha chiarito e come la affermato pure relativamente a giurisprudenza ha sia fattispecie processuali diverse da quella che qui 9 ricorre, alla necessità di adattare la regole ed i criteri messi a punto sull'esperienza del trovato e del brevetto meccanico, (cfr. cass. Nn. 11094 del 1990). L'attività di ricerca del prodotto chimico, infatti, si caratterizza sovente per essere diretta alla ulteriore utilizzazione di principi, di composti, e dipersino procedimenti, noti. cheTant'è è esperienza costante che il giudizio di contraffazione deve affidarsi alla comparazione tra gli usi possibili del prodotto piuttosto che sulla sua formula di struttura. Il che la dottrina, che ha esaminato il problema concludendo nel modo che si è detto, sintetizza nell affermazione per la quale la rivelazione del nuovo uso di un prodotto noto non meno importante dal punto di vista della logica del brevetto, che deve premiare la innovazione per non essere anticoncorrenziale, della realizzazione di un prodotto nuovo. In entrambi i casi i progressi che fanno realizzare alla conoscenza tecnica anche attraverso la scoperta di una proprietà ulteriore del prodotto è tale da risolvere una esigenza di mercato in più ovvero di far individuare una specifica industrialita. 2b) Nel caso di specie il giudice del merito ha anzitutto accertato motivazione adeguatacon che le 10 proprietà fisichechimico che entrano in gioco nel erano al momento del deposito della prodotto LI domanda di brevetto, già note, quanto meno a partire dal brevetto LE LI, secondo il giudice del merito, non solo non ha perpromesso primo tali proprietà perché lo stato dell'arte conosceva le proprietà del 5 Asa, ma così pure conosceva la capacità di IT S di reagire da solo ad un certo grado di acidità. Pertanto il problema che residuava al giudice del merito, e che costituisce il punto della presente fase di legittimità, se da 1 brevetto LE al brevetto LI vi è stato, in tale uso di composti noti, il salto inventivo afermato da LI. 2c) Osserva, pertanto, il Collegio che non vi sono ragioni per negare la adottabilità nel campo della nel campo della chimica di nozioni sperimentata invenzione meccanica. La migliore dottrina, infatti, ha chiarito che il concetto di "nuovo uso" corrisponde al concetto di traslazione. E' pertanto possibile la brevettabilità della applicazione nuova di un uso già una materia ad un'altra, noto, purchè ciò "avvenga da ed in tale passaggio si realizzi una funzione in quanto tale sconosciuta alla precedente appliicazione. E' dunque il rapporto struttura , funzione che nel brevetto chimico segna il limite del vecchio brevetto 11 rispetto al campo di applicazione nel quale l'inventiva del terzo non è impedita dal più antico uso. Conferma tale conclusione l'osservazione tratta dalla dottrina nella materia del brevetto biotecnologico, per effetto della direttiva CE n. 98/44 del 6 luglio 1998, che all'art. 5 comma 3 prevede che per la brevettazione di invenzioni consistenti in indichi di brevetto sequenze di geni la domanda 'concretamente" l'applicazione industriale della stessa "1 sequenza. Il che dimostra che è la funzione pratica l'invenzione distingue mediante perseguita che parametri esclusivamente giuridici, e non la sequenza in sé, ovvero il contenuto scientifico ontologico. Non vi è dunque brevetto di setraslazione non vi è oroginalità della funzione con essa realizzata, ovvero perseguimento di utilità ulteriore in materia diversa da quella cui inerisce il brevetto originario, né questo può coprire itutti possibili usi del suo trovato, ma solo quelli da lui descritti, ovvero momento della domanda di simili, ancorchè non noti al protezione ma deducibili secondo i criteri che innanzi si sono rammentati. 2d) La impugnatasentenza ha chiarito che il brevetto LE assicurava lo scioglimento della pellicola di UD S nell'ileo e nell'intestino 12 crasso, senza con ciò diminuire la efficacia di assorbimento dei principi attivi veicolati. Questa idea, ha chiarito la sentenza, aveva peraltro consentito di superare la precedente generalizzata opinione che tale prodotto chimico non fosse adatto a tale bisogna, e che il rilascio dell'intestino crasso fosse meno preferibile di quello nell'intestino tenue. La novità di LI, secondo la Corte di merito consistita nella traslazione in via sistemica da quella topica, non a rappresentato perciò stesso una invenzione. E tale conclusione non può essere criticata i questa sede sotto i profili denunciati nel motivo in un accertamento di fatto che esame perché discende da spetta alla sovranità del giudice del merito, adeguatamente motivato oltrechè ispirato a corretti principi giuridici. Essa infatti,poggia, sull'accertamento della mancanza di una funzione diversa, e persino della applicazione ad una materia diversa da quella originariamente ipotizzata dal primo brevetto. Manca in definitiva il nuovo uso inventivo che sostanzia la traslazione brevettabile perchè ciò che IU ha realizzato non ha dato luogo ad un diverso rapporto prodotto, ma solo, come la delstruttura/funzione sentenza scrive, ad un modesto ampliamento del medesimo 13 uso previsto dal primo brevetto, deducibile in modo ramo. La motivazione adottata ovvio da un esperto del non fa emergere alcuna inadeguatezza. Il motivo infondato. 3) Con il secondo motivo LI lamenta la violazione dell'art. 16 della legge sulle invenzioni. Sostiene che la CTU e, quindi, la sentenza impugnata, presupposto errato secondo il quale i movendo dal della originalità della identificazione criteri di invenzione sono disciplinati nella legge nazionale in modo più rigoroso che nella normativa e nella prassi dell'ufficio brevetti europeo, ha male identificato, ovvero, appunto, in modo eccessivamente rigoroso, i parametri logici di riferimento necessari a comprendere il salto inventivo in questo. 3a) Osserva il Collegio che la motivazione non afferma, né presuppone la maggiore rigorosità italiana rispetto alla logica comunitaria. La sentenza ha negato il salto inventivo in se, in modo radicale, giacchè ha sostanzialmente affermato la inesistenza di un nuovo uso, nel senso precisato. Perdono utilità, pertanto, di fronte a siffatta tranciante osservazione, i rilievi ulteriori della ricorrente a sostegno dell'affermato presupposto del giudice del merito. 14 3) Con il terzo motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, a su dire insufficiente sul punto della necessaria comparazione tra assimilazione sistemica ed assimilazione topica di un prodotto farmaceutico didunque, cui causa i particolare. A suo avviso la sentenza ha deciso nel criticato non si avvedutaè della modo giacchè diversità di farmaci studiati per la stesse. La sentenza si sarebbe sul punto immotivatamente adagiata sulla relazione della consulenza di ufficio evitando di dare conto di aver esaminato i rilievi dei consulenti di parte. In particolare, sembra anche di capire, la sarebbe resa conto perché non avrebbe sentenza non si ben esaminato gli atti, che il brevetto LI si caratterizza perché voleva che il rilascio del composto ے ک avvenisse nel colon e colà agisse interamente senza la assimilazione sistemica, dispersione dallaindotta LE. In ciò caratteristica del brevetto consisterebbe la novità e la originalità negata, perché come dimostrerebbe non compresa dalla Corte di merito, mancanza farmacologico di fondamentodi anche la equivalenza dei due sistemi di qualunque ritenuta assimilazione. Con il quarto motivo, che è connesso al terzo e va, pertanto esaminato insieme ad esso, la ricorrente 15 lamenta la violazione dell'art. 14 della 1. inv. E la motivazione inadeguata sul punto. Sostiene che l'errore denunciato trova conferma nella parte di già motivazione, che a avvisosuo alternativa, nella quale la corte milanese sostiene che manca addirittura nel brevetto LI la novità estrinseca. 4a) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rilevato la diversità dei due tipi di assimilazione in questione ed ha accertato, come si è detto, che il brevetto LE assicuratoaveva oltre all'uso dell'IT S anche la adeguatezza del preparato LE a garantire un rilascio nell'intestino crasso (cfr. pag. 11). Conosciuto con adeguato assorbimento tale brevetto e tale suo risultato, scrive la sentenza, elementi che fondano dette due l'impiego degli eral'assorbimento, del tutto proprietà, incluso agevole per un esperto del ramo. Orbene, se è possibile, come il ricorrente sostiene, che due tipi di assorbimento siano del tutto diversi, ciò che nella specie contava di accertare, nella prospettiva giuridica e no scientifica che al giudice interessava, era, appunto se il trovato LE anticipava l'uso rivendicato da LI dello scioglimento sollecito delle capsule portatrici del composto. 16 La Corte di merito ha avuto ben chiaro il limite della sua ricerca, tant'è che a foglio 10 rileva che nel brevetto LI non vi è traccia della affermata caratteristica di consentire il rilascio in via topica. Segno che questo non era strutturale della invenzione che si pretende, quanto lo era la capacità dell'involucro di sciogliersi da solo. Quanto al quarto motivo, va osservato che la sentenza impugnata ha accertato che la anticipazione trovato LI nel brevetto EN è contenuta del come si è detto innanzi, stata esplicita, giacchè, un tecnico del ramo poteva con effettuare facilità la traslazione, non inventiva, che si è detto. Tutto ciò non viola affatto la regola dell'art. 14 della legge inv. I due motivi sono, quindi, infondati. 5) La infondatezza del ricorso principale rende assorbita la trattazione del ricorso incidentale, che è esplicitamente condizionato. 6) Il ricorso principale deve essere respinto. Il essere dichiarato assorbito. ricorso incidentale deve Tl ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. 17 Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in £ Zee c oltre a £15.02595,200.000 per onorari. jhfedefour. In Roma il 26 gennaio 2001 Il presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berruti CORTE SU SAZIONE ILCANCELLIE BienAndrea F/Enchi Mada De CELLIERE 100000 350000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. 2001. Serie 4. Registrato in песе сидианто ве 350.00€ 39945. al n. p. Il Dirigente Area Servi (lire (D.ssa Mana Grazia CH IPPO) Il Responsabile Servizio At Giudiziar (Dr. M. RACCHIN 18