Aula 'B' RE04683/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente - R.G. N. 5567/99 Cron. 10100 Consigliere Dott. Vincenzo FERRO 1619 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 12/12/00 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPPEHA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NT ENZA ORE RichiestaL SOLE 24 sul ricorso proposto da: dal Sig proper diritti 1. 3000 FALLIMENTO SMT Srl, in persona del Curatore IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA MONTE tempore, elettivamente DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato VA CAROLINA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Richiesta copia studio dal Sig. AMSA BASSI ALFREDO e GRUPPIONI SANDRA, giusta procura in per diritti L. 3000 31.03.01 calce al ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente -

contro

CANCELLERIA SI OLEG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. presso BUGNION SPA, rappresentato eE. ORLANDO 83, 2000 difeso dall'avvocato VIGEVANI GIORGIO ENEA, giusta 2364 procura speciale per Notaio Cassandra Lowe di New York -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 197746 dell'1.4.1999; UFFICIO COPIE controricorrente Bichiesta copia studio dal Sig. VA per diritti L. 3002

contro

D4. 12 6 of PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO D. IL CANCELLIERE BOLOGNA;
RE 1000 CANCELLERIA

- intimato -

avverso la sentenza n. 178/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/02/98; AS217555 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Bruno RE 1000 CANCELLE SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
AS217560 udito per il resistente, l'Avvocato Vigevani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RE 1000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLE Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. AS217565 -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 31-7-91 NI EG conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Dimensione Moda s.r.l. per sentir dichiarare nullo il brevetto per marchio d'impresa "AU IN" n.532908, relativo ai prodotti appartenenti alle classi merceologiche 3, 18, 24 e 25, in quanto privo del requisito della novità, stante la preesistenza del marchio EG NI per le classi 3,14,18,24,25 e 26 e "NI” per le classi 3 e 25. L'adito Tribunale, costituitosi la società convenuta (che nel corso del processo cambiava la propria denominazione sociale in S.M.T. s.r.l. e veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza 12/13-4-95), accoglieva la domanda, dichiarando la nullità del brevetto per marchio d'impresa "AU IN". Proponeva impugnazione la Curatela fallimentare della S.M.T. e la Corte d'Appello di Bologna, costituitosi NI EG, con la sentenza in esame, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità del brevetto per marchio d'impresa "AU IN" per i prodotti appartenenti alle sole classi merceologiche 3,18 e 25, con esclusione quindi della classe 24; sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che, avendo detta ultima classe ad oggetto tessuti e prodotti tessili con prevalente impiego nel settore dell'arredamento ed in quello dei prodotti per la casa e non per la moda sportiva o l'abbigliamento, la stessa non era riferibile ai prodotti delle classi tutelata dal marchio NI. Propone ricorso per cassazione, con due motivi, la società S.M.T., ritornata in bonis, resiste con controricorso NI EG. Entrambe le parti hanno depositato memoria ed all'odierna udienza il processo è pervenuto a seguito di rinvio disposto da questa Corte per integrare il contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'Appello di Bologna, integrazione avvenuta con atto della ricorrente regolarmente notificato. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 1, 4, 42, 43 e 58 R.D. n.929 del 1942 nonché degli artt.2569, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 112 c.p.c., ed il relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito: a) considerato, decidendo ultra petita, che il NI non ha proposto alcuna domanda "per l'ampliamento dell'efficacia del suo segno a prodotti diversi da quelli registrati per le classi 3 e 25"; b) tenuto conto, errando in ordine alla "ripartizione" dell'onere della prova, che “la semplice anteriorità del marchio NI non assolve la prova della nullità del marchio AU IN che incombe in ogni caso a chi lo ha impugnato, ex art.58 legge marchi"; c) valutato che l'indimostrato utilizzo del marchio NI comporta di per sé l'integrale decadenza dalla privativa;
d) sufficientemente motivato in ordine al giudizio di confondibilità tra i prodotti in questione. Il ricorso non merita accoglimento. Deve, innanzitutto, rilevarsi che, riguardo al thema decidendum (nullità del brevetto per marchio d'impresa AU IN e confondibilità dei relativi prodotti con quelli recanti i marchi EG NI e NI) sottoposto al suo esame, la Corte di Bologna ha, con ampie e logiche motivazioni, tali da rendere agevole l'identificazione del percorso decisionale, sia ammesso la confondibilità tra i marchi NI e AU IN (e non tra quelli EG NI e AU IN), sia fatto corretto uso dei principi attinenti l'onere della prova nei giudizi riguardanti la validità dei marchi. In particolare, riguardo a detta confondibilità, la Corte ha più che sufficientemente argomentato, operando, con valutazioni e criteri non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimità, un'efficace suddistinzione tra il profilo della confondibilità tra i sopramenzionati marchi (sostenendo, tra l'altro, che “non può invero costituire ragione di pretesa impossibilità di confusione la limitata fama della convenuta rispetto alla notevole rinomanza internazionale dell'attore, essendo estremamente facile un'effetto di assimilazione sia sul piano grafico che sul quello della percezione sonora) ed il profilo della “confondibilità tra i prodotti appartenenti alle diverse categorie per i quali i rispettivi marchi sono stati registrati", così pervenendo, in ordine a tale secondo aspetto, ad escludere, parzialmente riformando quanto deciso in primo grado, per la sola classe 24 la tutela del marchio NI. Quanto alla dedotta erronea applicazione dei principi, e generali e specifici, in tema di onere probatorio nel processo attivato in seguito ad una domanda per la declaratoria di nullità di brevetto per marchio d'impresa, deve osservarsi: nella fattispecie in esame non è riscontrabile nessuna inversione nell'ambito di detto onere in quanto spettava al richiedente, nell'originario giudizio di merito, in base all'art.58 legge marchi ed in virtù dell'indirizzo giurisprudenziale in proposito espresso da questa Corte, dimostrare la nullità del marchio AU IN per carenza del requisito della novità, ed all'odierna ricorrente provare la fondatezza dell'eccezione (formulata sempre nel giudizio di merito) riguardante l'insussistenza dei requisiti di validità del marchio NI o il sopravvenire di fatti causanti la sua decadenza;
su tale punto e, nell'ambito del proprio potere discrezionale, la Corte di Bologna ha ritenuto inadempiuto l'onere a carico della S.M.T.. Inoltre va rilevato che in ordine allo specifico punto della controversia avente ad oggetto la non operatività del marchio NI e, in proposito, “l'omesso sfruttamento dello stesso per contraddistinguere confezioni di maglieria nella cui produzione o commercio EG NI non si è mai cimentato", ai fini della pronuncia di decadenza, in mancanza di contestazioni sul punto, si è ovviamente formato il giudicato. Né, infine, è riscontrabile nell'impugnata decisione alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere deciso la Corte territoriale ultra petita, essendosi pronunciata detta Corte nell'ambito della domanda della società appellante, così come risultante nelle “conclusioni” dalla stessa formulate, avente ad oggetto anche la richiesta di “eventualmente determinare un'ambito di applicazione più ristretto del proprio marchio rispetto al proprio ambito merceologico per cui è stata registrato". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessive £.

4.170.000 di cui £.

4.000.000 per onorario. In Roma, il 12-12-2000 L'estensore Bro Speich y Presidente More. DATIONE Colto 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in q№7 MAG 200derie 4 din 2.34.09. 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA al n. p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI PO) Ni Responsabile Servizio At Gudiziari (Dr. M. RAC CHIN 17 MAG 001 DELLE E T A R www. love