N. R.G. 39153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39153/2020 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti Prof. Mario Franzosi, Vincenzo Jandoli, Federica Santonocito, Dario Palmas e Martina Dani, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;

- Attrice - contro (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Tonchia e Paola Fattori, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata;

- Convenuta-
§ § § OGGETTO: contraffazione di brevetto – tutela di segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i. – concorrenza sleale ex art. 2598 comma 3 c.c.
§ § § CONCLUSIONI Per l'Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito a) Accertare e dichiarare che il tavolo denominato , meglio descritto in atti, CP_3
o comunque denominato, ma avente le medesime caratteristiche, è interferente con il brevetto IT '997 per i motivi esposti in atti;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità di per violazione di segreti Controparte_2 industriali/commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.; c) Accertare e dichiarare che la condotta di descritta in atti costituisce Controparte_2 atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. e/ o comunque condotta illecita ex art. 2043 c.c.; d) Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta di nel produrre, Controparte_2 commercializzare, offrire in vendita, vendere, promuovere, il tutto anche via web, il tavolo indicato sub a); e) Inibire a lo svolgimento delle attività sub d); Controparte_2
f) Ordinare il ritiro dal commercio del tavolo indicato sub a); g) Ordinare la distruzione del tavolo indicato sub a); h) Condannare per le condotte indicate sub b), c) e d) e comunque Controparte_2 descritte in atti, a risarcire a i danni, patiti e patiendi. Anche mediante retroversione CP_1 degli utili ex art. 125 c.p.i., inclusi quelli di immagine con riserva di quantificazione sulla base della documentazione che verrà prodotta ed esibita nel corso del giudizio;
i) Condannare al pagamento di una penale di Euro 5.000,00= per Controparte_2 ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza;

j) Ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza su “Corriere della Sera” e su due riviste specializzate nel settore a cura della attrice e a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale, nonché per almeno sessanta giorni consecutivi sulla home page del sito internet della convenuta, ovvero con le diverse modalità che parranno al Giudice opportune;
In via istruttoria k) Disporre la rinnovazione della CTU con differente perito per accertare la contraffazione di IT '997 da parte del tavolo indicato sub a) e la violazione dei segreti industriali/commerciali e comunque delle informazioni tecniche riservate riferite da a CP_1
relativi al tavolo;
CP_2 Pt_1
l) Ordinare a ex artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione delle scritture Controparte_2 contabili e altri documenti ed elementi relativi alla vendita e commercializzazione del tavolo indicato sub a); m) Ordinare, tramite interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i. al legale rappresentante, al direttore commerciale e al product manager del tavolo indicato sub a), tutti dipendenti e collaboratori di informazioni relative alla progettazione, vendita e CP_2 CP_2 commercializzazione del tavolo indicato sub a), ordinando ai medesimi di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione del tavolo indicato sub a). n) Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che”: 1)
“Durante le fiere IC (18/21 ottobre 2016) ed RG (25/29 ottobre 2016) i sig.ri Pt_2
e soci di hanno visitato lo stand espositivo di dove era esposto il tavolo Parte_3 CP_2 CP_1 BR. Nel corso di entrambe le fiere, le visite dei sig.ri ci sono state più volte in ciascun CP_2 giorno durante tutta la manifestazione, portando con loro anche propri clienti”; 2) “Durante le visite di cui al capitolo 1), i sig.ri si sono dichiarati molto interessati al tavolo BR e CP_2 all'instaurazione di una collaborazione commerciale tra e su detto tavolo;
hanno CP_1 CP_2 visionato direttamente e nel dettaglio il tavolo BR;
hanno scattato delle foto ed eseguito delle prove sullo stesso;
hanno richiesto informazioni relative alle specifiche tecniche sul sistema di antischiacciamento ed allineamento dei piani e sul meccanismo di piroettamento tramite ruote del tavolo BR, riferendo a che le avrebbero illustrate ai loro clienti in prospettiva di una CP_1 collaborazione commerciale tra e sul detto tavolo”; Si indicano come testi sui capitoli CP_1 CP_2
1) e 2) le sig.re , e la Sig.ra tutte domiciliate Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 presso 3) “I sig.ri ed soci di hanno visitato gli uffici di CP_1 Pt_2 Parte_3 CP_2 nei giorni 16.11.2016 e 6.12.2016 e lì hanno discusso del progetto di collaborazione CP_1 commerciale tra e relativo al tavolo BR. Durante dette visite i sig.ri hanno CP_1 CP_2 CP_2 visionato direttamente e nel dettaglio il tavolo BR, hanno scattato delle foto ed eseguito delle prove, hanno richiesto a informazioni relative alle specifiche tecniche sul Testimone_1 sistema di antischiacciamento ed allineamento dei piani e sul meccanismo di piroettamento tramite ruote del tavolo BR, riferendo a che dette informazioni erano in Testimone_1 prospettiva di una futura partnership commerciale tra le società relativa al tavolo BR”; Si indicano come testi le sig.re , e tutte Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 domiciliate presso 4) “Nel corso delle visite presso lo stand di alla fiera CP_1 CP_1 RG del 25/29 ottobre 2016, i sig.ri e soci di hanno riferito che Pt_2 Parte_3 CP_2 il loro obiettivo era “copiare il modello di gamba del tavolo Mastermind fold di . E ciò è CP_4 stato dagli stessi confermato anche durante l'incontro con il sig. e la dott.ssa Parte_4
presso gli uffici di il 6.12.2016”; 5) “La sig.ra si è Testimone_1 CP_1 Testimone_1 rifiutata di riprodurre su commissione di una gamba che potesse imitare quella del tavolo CP_2 Mastermind fold di e ha invece riferito ai sig.ri che si sarebbe potuto procedere ad CP_4 CP_2 autonomi studi per sviluppare per conto di una gamba diversa dai prodotti della CP_2 concorrenza che potesse essere adattata al meccanismo brevettato di chiusura a libro di;
CP_1 Si indica come teste sui capitoli 4) e 5) la sig.ra , domiciliata presso Testimone_1 CP_1 6) “Sono veri i fatti esposti nelle dichiarazioni che mi si rammostrano sub doc. 15”; Si indicano come testi le sig.re , e ed il sig. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, tutti domiciliati presso 7) “Sono veri i fatti di cui alla dichiarazione che mi si
[...] CP_1 rammostra sub doc. 25”; Si indica come teste la sig.ra , domiciliata presso Testimone_5 [...] 8) “Sono veri i fatti di cui alla dichiarazione che mi si rammostra sub doc. 26”; Si indica CP_1 come teste il dott. domiciliato presso 9) “Sono veri i Testimone_6 Parte_5 fatti di cui alla dichiarazione che mi si rammostra sub doc. 27”; 10)“I risultati della ricerca e selezione del fornitore delle ruote del tavolo BR di cui alla doc. 27 sono stati da me riferiti ai sig.ri ed soci di in vista del progetto di collaborazione commerciale Pt_2 Parte_3 CP_2 tra e per il tavolo BR”; 11)“Sono veri i fatti di cui alla dichiarazione che mi si CP_1 CP_2 rammostra sub doc. 28”; Si indica come teste sui capitoli 9), 10) e 11) la sig.ra , Testimone_1 domiciliata presso 12)“Vero che ha impiegato 24 mesi per l'attività di CP_1 CP_1 progettazione ed industrializzazione del tavolo BR e per giungere alla relativa commercializzazione e sono veri i fatti di cui alla dichiarazione che mi si rammostra (si esibisce al teste il doc. 29)”; Si indica come teste sul capitolo 12) l'Ing. , domiciliato presso Tes_7 Activa S.r.l. 13) “Vero che per la raccolta delle informazioni, l'analisi e la preparazione dei documenti prodotti nel presente giudizio ad oggi: la sig. ha dedicato complessive Testimone_1 80 ore;
il sig. complessive 16 ore;
la sig.ra 8 ore;
la sig.ra Persona_1 Testimone_3 [...]
8 ore;
il sig. 8 ore;
il sig. 32 ore;
il sig. Tes_2 Testimone_4 Persona_2 [...]
32 ore;
il sig. 24 ore, come da doc. 30 che mi si rammostra”; 14)“Vero che Per_3 Tes_7 il costo sostenuto da parte attrice per remunerare il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori di cui al capitolo 13), per l'attività svolta nel capitolo 13) ammonta ad Euro 14.356,00, come da doc. 30 che mi si rammostra”; Si indica come teste sui capitoli 13) e 14) la sig.ra , Testimone_5 domiciliata presso o) ammettere la prova testimoniale contraria sui seguenti capitoli CP_1 di prova, preceduti da “vero che”: 15)“Durante la fiera IC (10/13 ottobre 2017) il 12.10.2017 l'Arch. dello studio Arter & Citton ha visitato lo stand espositivo di Testimone_8
dove era esposto il tavolo BR. Nel corso di detta visita l'Arch. ha visionato CP_1 Tes_8 direttamente e nel dettaglio il tavolo BR e ha eseguito delle prove sullo stesso;
ha chiesto di essere ricontattato da per aver ulteriori informazioni sul tavolo BR, lasciando il suo CP_1 biglietto da visita, come da doc. 30 che mi si rammostra”; Si indicano come testi la sig.ra
[...]
e il sig. , entrambi domiciliati presso 16)“Successivamente Tes_1 Testimone_4 CP_1 alla visita dell'Arch. di cui al capitolo 14, il 18.10.2017 ho inviato all'Arch. Testimone_8
l'email che mi si rammostra sub doc. 32”; Si indica come teste la sig.ra Testimone_8 [...]
, domiciliata presso p) Disporre CTU contabile ai fini della quantificazione Tes_1 CP_1 del danno risarcibile comprensivo sia del danno emergente sia del lucro cessante sofferto da
nonché la retroversione degli utili;
In ogni caso q) Con vittoria di spese e compensi, CP_1 oltre accessori e oneri di legge”.
*** Per la Convenuta:
“Rigettarsi le domande avversarie tutte ex adverso proposte, sia sotto il profilo dell'eccepita nullità per indeterminatezza del petitum riferito all'asserita violazione delle disposizioni di cui agli articoli 98 e seguenti c.p.i. e di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., nei termini dedotti in narrativa, sia comunque sotto il profilo della relativa inammissibilità ed infondatezza. Spese di lite rifuse”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 22.10.2020, ha convenuto (di CP_1 Controparte_2 seguito, anche solo dinnanzi al Tribunale di Milano - Sez. spec. per le Imprese “A”, al fine di CP_2 far accertare: (i) che il tavolo prodotto da quest'ultima interferisce con il proprio CP_3 brevetto [...], (ii) la responsabilità della Convenuta per violazione di segreti industriali/commerciali; (iii) che la condotta della Convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. e/o comunque condotta illecita ex art. 2043 c.c.; (iv) l'illiceità della condotta della Convenuta nel produrre, commercializzare, offrire in vendita, vendere, promuovere, il tavolo . CP_3
Per l'effetto, l'Attrice ha chiesto l'inibitoria della prosecuzione dell'attività, la distruzione del tavolo TA TA, il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione della sentenza.
In punto di fatto, l'Attrice ha allegato:
- di occuparsi dal 1960 di produzione di sistemi e complementi d'arredo innovativi ed estetici, funzionali per l'ufficio, la ristorazione e la casa;

- che uno dei suoi prodotti di maggiore successo è il tavolo pieghevole a libro lanciato sul mercato a partire da ottobre 2016, proposto nella variante RG BR e MY
BR:
(esemplare di ) CP_5
- che con la dicitura “libro” viene indicato un particolare sistema di chiusura per tavoli salvaspazio di grandi dimensioni testato CATAS EN 15372:20164, a dimostrazione della sua robustezza, affidabilità e sicurezza;
- che tale sistema di chiusura è oggetto del brevetto italiano n. 102016000089997 (di seguito
IT '997) concesso all'Attrice il 22.02.2019, su domanda depositata il 6 settembre 2016, avente titolo “dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento per tavoli” (doc. 5), limitato con istanza dell'8 gennaio 2020 accolta il 13 ottobre 2020 (doc. 6);
- che il problema tecnico risolto dal brevetto è relativo al pericolo di schiacciamento delle dita durante le operazioni di apertura di un tavolo pieghevole a libro;
tale problema è risolto attraverso un dispositivo di sicurezza che prevede, testualmente, “lo scorrimento di due blocchi sugli elementi piastriformi, asolati del telaio di sostegno nel passaggio da una configurazione di chiusura ad una configurazione di apertura del tavolo”;
- che la soluzione di cui al brevetto IT '997 è stata implementata nei tavoli pieghevoli a libro
“RG” e “MY”, i quali hanno ricevuto importanti apprezzamenti in fiere di settore da operatori provenienti da ogni parte del mondo, suscitando anche ingenti proposte di acquisto da clienti e di collaborazione commerciale da parte di concorrenti (doc. 7);
- che è un'azienda concorrente di specializzata da circa 20 anni nella produzione CP_2 CP_1 di sedie per ufficio e ambienti pubblici, che, in occasione della Fiera Orgatec a Colonia tenutasi nell'ottobre 2016, ha proposto all'Attrice un rapporto commerciale di esclusiva per la vendita del prodotto libro;

- che a seguito della proposta, le Parti hanno avviato una trattativa volta alla realizzazione e alla fornitura da parte di per di un tavolo con chiusura a libro e con gamba CP_1 CP_2
d'acciaio, sulla base di un progetto appositamente studiato e sviluppato per come da CP_2 offerta commerciale n. 42/2017 (doc. 9);
- che, confortata dalla natura riservata delle trattative, l'Attrice ha condiviso con la Convenuta informazioni tecniche e commerciali relative alla propria tecnologia di chiusura a libro
(disegno 2D pdf del tavolo pieghevole - doc. 10; file DWG del tavolo a libro, con le relative matematiche - doc. 11; file in formato IGES della gamba d'acciaio progettata da come CP_1 da richiesta di - doc. 12; rendering delle forature del tavolo a libro - doc. 13; il listino CP_2 prezzi - doc. 14);
- che il personale di ha altresì potuto vedere dal vivo il tavolo prodotto da in CP_2 CP_1 occasione delle diverse visite presso lo stabilimento produttivo, oltre che in occasione della fiera Orgatec di ottobre 2016, fotografandolo nei minimi dettagli, acquisendone i campioni e analizzandone i dettagli;

- che nell'anno 2018 ha presentato il proprio tavolo pieghevole a libro denominato CP_2
“TA TA”; l'Attrice ne è venuta a conoscenza ad ottobre 2018, tramite Edilportale10, quando si è aggiudicata l'Archiproducts11 Design Award 2018 nella categoria CP_2
“Ufficio per funzione, innovazione e novità estetica”; (tavolo ) CP_3
- che il tavolo prodotto dalla Convenuta interferisce con il brevetto IT '997 dell'Attrice, integrando un'ipotesi di c.d. contraffazione per equivalente;

- che, segnatamente, la rivendicazione indipendente n. 1 di IT '997 risulta riprodotta in tutte le sue caratteristiche da a) a g), ad eccezione della caratteristica c), relativa agli elementi elastici (17) disposti tra il primo blocco (10') e secondo blocco (10''), i quali sono sostituiti dal movimento manuale dell'operatore;
- che gli elementi elastici, assenti nel tavolo della Convenuta, non sono essenziali ai fini della risoluzione del problema tecnico, in quanto servono solo a facilitare lo slittamento dei piani di appoggio in posizione di accostamento reciproco;

- che anche altre rivendicazioni dipendenti, tra cui la n. 6, sono riprodotte in;
CP_3
- che, in ogni caso, le informazioni e i disegni tecnici relativi al sistema di chiusura a libro di acquisiti nel corso delle trattative tra le Parti e sfruttatati indebitamente, costituiscono CP_1 informazioni commerciali tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.;
- che la violazione di tali informazioni è comunque contraria all'art. 2598 n. 3 c.c.;
- di avere quindi diritto al risarcimento del danno, da calcolarsi ai sensi dell'art. 125 c.p.i. (e degli artt. 1225-1227 c.c.) sotto i profili del lucro cessante e del danno emergente (ivi compreso il danno d'immagine e quello morale), ferma la domanda alla restituzione degli utili ai sensi del comma 3 della medesima norma;

- che appare opportuno, in via istruttoria: a) disporre c.t.u. per accertare la contraffazione;
b) disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 121 c.p.i. avente ad oggetto le scritture contabili della Convenuta;
c) interrogare ex art. 121bis c.p.i. il legale rappresentante, il direttore commerciale e il product manager, per ottenere informazioni relative alla progettazione e alla vendita del tavolo controverso.
A.2 Con comparsa del 29.03.2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_2 domande attoree sia sotto il profilo dell'eccepita nullità per indeterminatezza del petitum, sia sotto il profilo della relativa inammissibilità ed infondatezza. In punto di fatto, la Convenuta ha allegato:
- che non sussiste la contraffazione del brevetto IT '997, poiché il sistema implementato nel tavolo TA TA non presenta gli elementi elastici, la cui funzione viene invece realizzata attraverso il movimento manuale dell'operatore;
- che tali elementi sono essenziali ai fini della soluzione tecnica, tanto da essere espressamente indicati nella rivendicazione n. 1;
- che non sussiste nemmeno la violazione di segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99
c.p.i., in quanto: i) l'Attrice non ha indicato con precisione quali sarebbero le informazioni tecniche carpite e sfruttate, il che rende la domanda nulla per difetto dell'oggetto; ii) le informazioni di cui la Convenuta è venuta a conoscenza non sono segrete, atteso che il tavolo Libro di era già posto in commercio e presentato agli operatori nell'ottobre CP_1
2016, tanto che chiunque avrebbe potuto trarle da un semplice esame del tavolo;
iii)
l'Attrice non ha dimostrato di aver assoggettato le informazioni a limitazioni della circolazione o a misure di secretazione;
iv) le uniche informazioni scambiate riguardano l'elaborazione da parte della Convenuta di una nuova versione della “gamba” del tavolo, appositamente studiata e progettata da per la personalizzazione del tavolo;
CP_2
- che non sussiste la violazione dell'art. 2598 c.c. né dell'art. 2043 c.c.: essa è stata contestata genericamente, senza argomentazioni, ed è comunque infondata, non avendo la Convenuta violato alcuno dei divieti genericamente richiamati;

- che è infondata la richiesta di risarcimento dei danni, non avendo la Convenuta commesso gli illeciti a lei ascritti;

- che devono essere rigettate le istanze istruttorie, ivi compresa la richiesta di ordine di esibizione, trattandosi di pretesa generica e inconferente, oltre che priva dei presupposti di cui all'art. 121 c.p.i.;
- che, in caso di accoglimento dell'istanza di c.t.u., sarà opportuno chiedere l'accertamento circa l'essenzialità degli elementi elastici nel tavolo che implementa il brevetto IT '997.
A.3 Le parti sono comparse dinnanzi al Giudice all'udienza del 27.04.2021, ribadendo le ragioni esposte nei rispettivi atti e chiedendo la concessione dei termini ex art 183, comma VI, c.p.c.
Il Giudice ha accolto l'istanza attorea di deposito del CD contenente il doc. 17 in forma secretata;
ha disposto ex art. 121ter l'accesso al documento, limitatamente ai procuratori della Convenuta e al loro c.t.p.; ha concesso termine sino al 21.09.2021 per integrare le difese della Convenuta limitatamente alla nuova documentazione;
ha rinviato l'udienza, riservandosi di decidere in quella sede sull'istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 12.10.2021, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., fissando per la discussione sulle istanze istruttorie l'udienza del 1.02.2022.
All'udienza del 1.02.2022, celebratasi da remoto previa istanza della Convenuta, le Parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie e il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 2.2.2022 il Giudice ha disposto c.t.u. volta ad accertare se il prodotto TA TA della Convenuta interferisce, e in che termini, con l'ambito di protezione del brevetto IT
102016000089997, nominando c.t.u. l'ing. (poi sostituito per incompatibilità Persona_4 con l'ing. ) e ha rinviato all'udienza di giuramento del 15.06.2022. Per_5
In data 16.01.2023 il c.t.u. ha depositato la relazione peritale.
Alla successiva udienza dell'1.02.2023, le Parti hanno discusso sugli esiti della c.t.u.: l'Attrice ha rilevato errori tecnici e di diritto, chiedendo una nuova c.t.u., con altro consulente;
la Convenuta si è opposta a tale istanza, ha sollevato eccezione di decadenza in ordine alle richieste istruttorie formulate in memoria n. 1 e non reiterate in memoria n. 2 ed ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice ha sciolto la riserva disponendo: i) il rigetto dei capitoli di prova orale formulati dall'Attrice in quanto inammissibili, genericamente o formulati e/o vertenti su circostanza documentali;
ii) la rimessione al Collegio della valutazione circa la necessità di rinnovare la c.t.u. e di disporre ulteriori approfondimenti istruttori;
iii) l'acquisizione al fascicolo processuale delle memorie di osservazioni delle parti non essendo state allegate dal c.t.u. alla propria relazione.
Nelle more, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice.
All'udienza del 25.09.2024 l'Attrice ha richiamato l'istanza del 23.09.2024 e ha chiesto di fissare udienza di discussione orale;
la Convenuta si è opposta all'istanza ed ha chiesto di precisare le conclusioni.
All'udienza del 19.03.2025, le Parti hanno precisato le proprie conclusioni e l'Attrice ha reiterato l'istanza di discussione orale davanti al Collegio ex art. 275 c.p.c.; il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
In data 16.10.2025 le Parti hanno discusso la causa dinnanzi al Collegio, in presenza dei rispettivi c.t.p. nonché del c.t.u. La discussione si è concentrata, in particolare, sul ruolo dei disegni tecnici di cui al doc. 11, trasmessi da a durante i pregressi rapporti commerciali;
tali disegni, nella CP_1 CP_2 tesi attorea, contenevano le informazioni essenziali sulle misure del tavolo pieghevole, illegittimamente sfruttate da in spregio ai principi di concorrenza. La Convenuta ha replicato CP_2 che, essendo il tavolo già in commercio, le relative misure e informazioni potevano essere liberamente ricavabili da chiunque, sicché nessun atto di concorrenza sleale può ritenersi integrato.
All'esito della discussione, il Collegio si è riservato;
la decisione viene ora assunta con la presente sentenza.

B. La contraffazione del brevetto IT'997.
B.1 L'Attrice ha anzitutto chiesto di accertare la contraffazione del proprio brevetto IT'997, posta in essere dalla Convenuta mediante l'immissione in commercio nel 2018 del tavolo pieghevole CP_3
. Più precisamente, l'Attrice ha dedotto di aver subìto una contraffazione per equivalenti della
[...] propria privativa, atteso che il tavolo riproduce tutti gli elementi di cui alla CP_3 rivendicazione 1 del brevetto, ad eccezione dei c.d. elementi elastici, la cui funzione è invece realizzata manualmente dall'utilizzatore.
B.2 In via di premessa, va osservato che in materia di diritto industriale la contraffazione per equivalenti è una fattispecie che ricorre nei casi in cui il prodotto contestato sia dotato di elementi che, pur non essendo perfettamente identici, risultano comunque equivalenti a quelli indicati nelle rivendicazioni del brevetto per cui si agisce.
Ritenuta dalla dottrina sussumibile nel campo applicativo dell'art. 52 comma 3bis c.p.i. (a mente del quale “per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”), detta fattispecie nasce dall'esigenza di tutelare i titolari di brevetti anche in casi “limite”, in cui non vi è coincidenza piena tra il prodotto contestato e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali, ma vi sono uno o più elementi, fra quelli rivendicati, sostituiti da modeste varianti, tanto da risultare appunto equivalenti.
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 3 bis come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 il giudice, nel determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve contemperare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento sostanzialmente equivalente a un elemento indicato nelle rivendicazioni;
a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all'accertamento dell'equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema” (Cass. civ. sent. n. 2977 del 7.02.2020).
Ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il Giudice deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate, anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati. Successivamente, deve accertare se ogni elemento, così rivendicato, si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato (Cass. civile, sez. I, 10/05/2023,
n. 12499).
In altre parole, per valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta (Cass. civ., sent. n. 257/2004, n. 30234/2011, n. 9548/2012, n. 33232/2019, n. 30943/2022).
B.3 Ai fini della configurazione della fattispecie per equivalenti è quindi necessario valutare se gli elementi non pedissequamente replicati siano sostituiti da elementi equivalenti, ossia idonei a svolgere la medesima funzione.
Nel caso di specie, la questione si pone in relazione ai c.d. elementi elastici, espressamente indicati dalla rivendicazione 1 del brevetto IT'997 (punto 17), ma assenti nel tavolo della CP_3
Convenuta; l'assenza degli elementi elastici è stata affermata da entrambe le Parti, oltre che accertata dal c.t.u., sicché deve ritenersi pacifica.
Nella tesi attorea, gli elementi elastici sono irrilevanti ai fini della soluzione tecnica, giacché essi non contribuiscono al raggiungimento dello scopo brevettuale (evitare lo schiacciamento delle dita dell'utilizzatore), ma servono solo a facilitare lo slittamento dei piani di appoggio in posizione di accostamento reciproco, nel caso in cui detto accostamento fosse impedito dalla presenza di un ostacolo, come ad esempio le dita di una mano.
Di converso, la Convenuta ha insistito nel ruolo essenziale degli elementi elastici, ai fini del funzionamento del trovato, tanto da essere espressamente indicati nella rivendicazione 1.
B.4 La domanda attorea di accertamento della contraffazione ha quindi reso necessario lo svolgimento di una c.t.u.: in particolare, all'ing. è stato chiesto di “accertare se il Per_5 prodotto TA TA di parte convenuta interferisce, e in che termini, con l'ambito di protezione del brevetto [...]” nonché di “svolgere ogni ulteriore accertamento e segnali ogni ulteriore circostanza utili ai fini del decidere”.
B.4.1 Il c.t.u. ha analizzato il funzionamento del dispositivo antischiacciamento, soffermandosi anche sul ruolo degli elementi elastici e con l'ausilio delle immagini di seguito riportate. Premesso lo scopo del brevetto (risolvere il problema tecnico consistente nel pericolo di schiacciamento accidentale delle dita dell'utilizzatore in fase di apertura del tavolo pieghevole), il c.t.u. ha osservato che nel momento in cui i due piani che formano il tavolo vengono disposti in posizione orizzontale, definendo un piano unico, può accadere che durante l'operazione di apertura del tavolo l'utilizzatore, inavvertitamente, lasci una o più dita nello spazio compreso fra i due bordi contigui (40, 40' fig. n. 3) dei due semipiani 13, 13'.
Tale rischio è impedito dai dispositivi di sicurezza (10), che comprendono guide lineari (21, 43) realizzate negli elementi piastriformi (11') del telaio (11).
Grazie a detti dispositivi di sicurezza (10), i due semipiani (13, 13') sono vincolati agli elementi piastriformi (11') del telaio (11) non in maniera rigida ma scorrevole, e sono quindi in grado di mantenersi distanziati, anche dopo l'apertura del tavolo (12), qualora l'utilizzatore abbia inavvertitamente lasciato un dito nello spazio compreso fra i due semipiani (13, 13') (vd. immagine infra). Se l'utilizzatore dovesse lasciare un dito fra i bordi (40, 40') dei due semipiani (13, 13'), questi rimarrebbero distanziati fra loro, evitando rischi di traumi alle dita dell'utente.
B.4.2 Passando all'esame della funzione degli elementi elastici (17), assenti nel tavolo CP_3 della Convenuta, il c.t.u. ha osservato che l'obiettivo dell'inventore (evitare lo schiacciamento delle dita della mano fra i bordi contrapposti dei due semipiani) può essere raggiunto anche in difetto di detti elementi, in quanto i due semipiani (13, 13') sono in grado di rimanere distanziati a prescindere dalla loro presenza, essendo scorrevoli rispetto al telaio di sostegno (11).
Per il c.t.u., differentemente da quanto esplicitamente dichiarato nel brevetto, i mezzi elastici 17 servono per un altro scopo: ossia per esercitare un'azione di avvicinamento reciproco dei semipiani
13, 13' quando sono distanziati, e per mantenerli elasticamente avvicinati fra loro, così da ottenere un piano di appoggio senza soluzione di continuità (cfr. pag. 7 righe 7-1, pag. 12 ultimo capoverso, pag.13 righe 8-11 e rivendicazione 1; su questo punto concordano anche i consulenti di parte attrice: memoria del 30/11/2022 pag. 3 ultimo capoverso e pag. 9 primo capoverso).
La presenza dei mezzi elastici 17, però, porta un vantaggio al dispositivo di sicurezza applicato al tavolo perché elimina la necessità di avvicinare manualmente i due semipiani 13, 13' e dunque evitano un'occasione, fra le molte altre, di esposizione al rischio.
B.4.3 Diversamente, nel tavolo TA TA dalla configurazione chiusa (piegata) alla configurazione aperta i due piani del tavolo, pur essendo complanari, si mantengono distanziati. I due semipiani non sono mantenuti elasticamente a contatto fra loro: essi vengono accostati manualmente e poi bloccati in posizione tramite due levette azionabili dall'utilizzatore.
Per poter aprire il tavolo l'operatore deve prima sbloccare un perno di sicurezza.
Tale perno di sicurezza garantisce anche che il tavolo si mantenga in posizione aperta (impendendo accidentali ripiegamenti del tavolo stesso), ma non è in alcun modo funzionale alla risoluzione del problema di evitare lo schiacciamento delle dita.
I due semipiani del tavolo sono vincolati a guide lineari che comprendono elementi piastriformi del telaio in cui sono realizzati dei fori asolati. I cursori delle guide sono dei perni atti, a scorrere all'interno dei fori asolati, aventi una estremità accoppiata con un elemento discoidale (una rondella) per impedire il distacco del semipiano dalla guida. B.4.4 Alla luce di quanto suesposto, quanto alla contraffazione letterale, il c.t.u. ha ritenuto che il tavolo differisce dalla rivendicazione 1 per il fatto di non prevedere “elementi elastici Pt_6
(17) disposti tra il primo blocco (10') ed il secondo blocco (10'') per una azione di richiamo elastico in un passaggio da una posizione di apertura iniziale con i piani di appoggio (13, 13') separati tra loro a una posizione di apertura finale con detti piani di appoggio (13, 13') accostati fra loro.”.
Mancano, cioè, i mezzi elastici preposti a far accostare reciprocamente i bordi continui dei due
(semi)piani quando il tavolo assume la configurazione aperta (è l'operatore che deve avvicinare manualmente i due semipiani), sicché il tavolo non riprende letteralmente la Pt_6 rivendicazione 1.
Peraltro, tale conclusione è stata condivisa anche dai consulenti di entrambe le parti.
B.4.5 Quanto alla contraffazione per equivalenti, il c.t.u. ha premesso che le rivendicazioni sono una dichiarazione di volontà e che - quale che ne sia stata la motivazione del titolare del brevetto - la rivendicazione 1 include la presenza di mezzi elastici, che hanno la funzione di avvicinare automaticamente i bordi dei semipiani del tavolo e mantenerli premuti. I mezzi elastici sono non solo presenti nella rivendicazione 1, ma sono anche esplicitamente indicati nella descrizione come una caratteristica essenziale dell'invenzione. Nel caso di specie, i mezzi elastici non sono stati sostituiti da nessun'altra caratteristica equivalente
(vale a dire che non ci sono altri organi che consentano di ottenere lo stesso risultato di una azione di richiamo di un semipiano rispetto all'altro).
Per questo motivo, il c.t.u. ha escluso che il tavolo della convenuta possa costituire una contraffazione per equivalenti.
B.4.6 Il c.t.u. ha dunque concluso che: “5.1 Il tavolo TA TA, pur includendo un dispositivo di sicurezza antischiacciamento, non riprende tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 del brevetto [...] di in quanto è privo di elementi elastici atti ad effettuare CP_1
l'avvicinamento reciproco dei semipiani del tavolo mantenendoli elasticamente a contatto. Per questo motivo si esclude l'ipotesi della contraffazione letterale.

5.2 L'ambito di protezione del brevetto non si estende alle forme di realizzazione in cui il tavolo pieghevole è privo di mezzi CP_1 elastici. Per questo motivo si esclude anche l'ipotesi della contraffazione non letterale e, in particolare, l'ipotesi della contraffazione non letterale” (p. 22 c.t.u.).
B.5 A giudizio del Collegio, il c.t.u. ha adeguatamente risposto al quesito formulato dal giudice, offrendo una descrizione esaustiva, completa, basata su idonea documentazione nonché immune da vizi logici, sicché le relative risultanze possono essere considerate ai fini della valutazione delle domande attoree.
In particolare, rilevano le conclusioni raggiunte dal c.t.u. sul ruolo degli elementi elastici, i quali offrono un vantaggio al dispositivo antischiacciamento, nella misura in cui consentono l'accostamento elastico dei semipiani senza l'intervento manuale, riducendo le occasioni di esposizione al rischio di lesioni alle dita da parte dell'utilizzatore.
Pertanto, l'assenza degli elementi elastici nel tavolo è elemento dirimente e permette di CP_3 escludere la contraffazione, sia letterale, sia per equivalenti del brevetto IT'997 dell'Attrice.
B.5.1 Segnatamente, non vi è contraffazione integrale del brevetto IT'997, posto che ciò presuppone la riproduzione pedissequa della rivendicazione indipendente, sì da risolversi in un prodotto o processo sostanzialmente identico all'originale.
Nel caso di specie – è pacifico nonché riconosciuto da tutti i c.t.p. – non si è verificata alcuna riproduzione pedissequa della rivendicazione indipendente, giacché il tavolo non CP_3 presenta gli elementi elastici, che vengono peraltro espressamente richiamati dalla rivendicazione 1, in corrispondenza del punto 17.
Si vedano, a sostegno, il testo della rivendicazione 1 e i disegni corrispondenti:
“un dispositivo di sicurezza antischiacciamento (10) per dita delle mani applicato su tavoli (12), pieghevoli a libro, caratterizzato dal fatto di comprendere un primo blocco (10') ed un secondo blocco (10'') fissati a piani di appoggio (13, 13') scorrevoli rispetto ad elementi piastriformi (11') del telaio di sostegno (11) di detto tavolo (12) ed elementi elastici (17) disposti tra il primo blocco
(10') e secondo blocco (10'') per una azione di richiamo elastico in un passaggio da una posizione di apertura iniziale con i piani di appoggio (13, 13') separati tra loro a una posizione di apertura finale con detti piani di appoggio (13, 13') accostati tra loro, il primo blocco (10') comprendendo un primo corpo (14) fissato a un fronte inferiore del piano di appoggio (13, 13') ed un secondo corpo (16) accoppiato a detto primo corpo (14) tramite mezzi di accoppiamento reciproco e con
l'elemento piastriforme (11') disposto in posizione intermedia tra detti primo corpo (14) e secondo corpo (16) e detto secondo blocco (10'') comprendendo un terzo corpo (18) ed un quarto corpo
(20), il terzo corpo (18) comprendendo una base (18') da un cui fronte si sviluppa, in allontanamento da detta base, una porzione sporgente (18'') ed il quarto corpo (20) comprendendo un elemento discoidale (20') centralmente provvisto di un foro passante (20'') atto ad accogliere la porzione sporgente (18'') di detto terzo corpo (18), detto quarto corpo (20) fissato ad un fronte inferiore del piano di appoggio (13, 13') ed accoppiato a detto terzo corpo (18) tramite mezzi di accoppiamento reciproco e con l'elemento piastriforme (11') del telaio di sostegno (11) in posizione intermedia tra detti terzo corpo (18) e quarto corpo (20)”.
B.5.2 Va parimenti esclusa l'ipotesi della contraffazione per equivalenti.
Giova rammentare che la figura della contraffazione per equivalenti è il frutto della ricerca di un punto di equilibrio tra due necessità contrapposte: quella di tutelare in modo effettivo il titolare di un brevetto e quella di preservare le ragioni dei terzi, che devono essere messi in condizioni di capire con chiarezza il perimetro di un altrui privativa, si dà avere chiaro cosa gli stessi possono immettere sul mercato senza interferire con diritti esclusivi altrui.
Per tale ragione è possibile che vi sia contraffazione, pur dove non sono stati pedissequamente replicati gli elementi di una privativa, allorquando uno o taluni degli elementi rivendicati siano stati sostituiti da “elementi equivalenti”, che siano però più vicini all'invenzione rivendicata che allo stato della tecnica.
Ebbene, nel caso di specie, non solo gli elementi elastici sono assenti nel tavolo della Convenuta, ma è stato appurato che gli stessi non risultano sostituiti da alcun elemento avente la medesima funzione.
Invero, il processo di avvicinamento dei semipiani, che nel tavolo dell'Attrice è determinato dagli elementi elastici, nel tavolo prodotto dalla Convenuta avviene attraverso la più CP_3 tradizionale delle modalità, ovvero tramite l'azione manuale dell'utilizzatore.
pagina 16 di 26 Di conseguenza, l'utilizzatore che acquista il tavolo acquista un prodotto sprovvisto CP_3 di tecnologie idonee a determinare l'avvicinamento dei semipiani in modo automatico ed è tenuto a provvedervi manualmente, trovandosi così esposto al rischio – sia pure eventuale – di incorrere accidentalmente nello schiacciamento delle dita.
B.6 Alla luce di tali differenze, il tavolo non interferisce con il brevetto IT'997 CP_3 dell'Attrice, non sussistendo un'ipotesi né di contraffazione letterale né per equivalenti, sicché la domanda attorea di accertamento della contraffazione deve essere rigettata.
C. La violazione di segreti commerciali ex art. 98 e 99 c.p.i.
C.1 L'Attrice ha altresì chiesto di accertare la responsabilità della Convenuta per violazione di segreti industriali/commerciali, invocando la tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i.
Sul punto, ha allegato che tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 è intercorsa tra le Parti una trattativa, volta alla realizzazione e alla fornitura da parte di per di un tavolo con CP_1 CP_2 chiusura a libro e con gamba d'acciaio, sulla base di un progetto appositamente studiato e sviluppato per (doc. 9). CP_2
Durante dette trattative, l'Attrice ha condiviso con la Convenuta informazioni tecniche e commerciali relative alla propria tecnologia di tavolo con chiusura a libro (disegno 2D pdf del tavolo pieghevole - doc. 10; file DWG del tavolo a libro, con le relative matematiche - doc. 11; file in formato IGES della gamba d'acciaio progettata da come da richiesta di - doc. CP_1 CP_2
12; rendering delle forature del tavolo a libro - doc. 13; il listino prezzi - doc. 14).
Conclusesi negativamente le trattative, la Convenuta avrebbe indebitamente sfruttato le informazioni contenute in detta documentazione al fine di immettere sul mercato nel 2018 il Cont tavolo TA TA (cfr. parere sub doc. 20 att.: “il tavolo TA è il risultato della riproduzione dei disegni, documenti e informazioni tecniche riservate trasmessi da a CP_1 nonché della imitazione di caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche che CP_2 contraddistinguono il tavolo BR, rendendolo un prodotto unico sul mercato. ha con CP_2 molta probabilità beneficiato di un notevole risparmio in termini di tempi, costi e personale nelle diverse fasi di progettazione, selezione, messe a punto, perfezionamento del tavolo , CP_3 con conseguente vantaggio sia tecnico sia commerciale”.)
A supporto dell'invocata tutela ex artt. 98 e 99 c.p.i., l'Attrice ha dedotto che i disegni tecnici de quibus possiedono i requisiti dei segreti commerciali, giacché essi sono: a) segreti, in quanto contenenti dati non generalmente noti o facilmente accessibili;
b) dotati di valore economico, poiché afferenti ad un prodotto frutto di un lungo processo di ricerca e studio iniziato nel 2014
pagina 17 di 26 per un costo complessivo di circa 175.000,00 Euro (doc. 25); c) sottoposti a misura di sicurezza, in quanto custoditi nell'archivio informatico aziendale e accessibili tramite password (doc. 26).
La domanda è infondata.
C.2 Giova rammentare che, affinché sussista la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., occorre che le informazioni asseritamente violate siano dotate contemporaneamente di tre requisiti: la segretezza, il valore economico e la sussistenza di misure di protezione ragionevolmente adeguate.
Segnatamente, si ha segretezza quando le informazioni non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore (art. 98 co. 1 lett. a) c.p.i.). Deve trattarsi di informazioni che non possono essere assunte dall'operatore del settore in tempi e a costi ragionevoli, occorrendo che la loro acquisizione da parte del concorrente comporti sforzi o investimenti apprezzabili.
Nondimeno, non è richiesto che le informazioni siano in assoluto “irraggiungibili” da parte dei concorrenti, essendo sufficiente invece che un'eventuale sottrazione si concreti in un risparmio dei tempi e dei costi di una loro autonoma acquisizione (Trib. Milano, sez. spec. propr. ind., 14 febbraio 2012); neppure è richiesta una novità assoluta delle informazioni, potendo anzi trovare applicazione anche nei casi in cui queste possano essere isolatamente apprese a costi contenuti
(Trib. Venezia, sez. spec. impr., 16 luglio 2015).
Analogamente, la facile reperibilità attraverso canali alternativi delle informazioni non vale a precludere l'accesso alla tutela in oggetto, in quanto la protezione è accordata all'insieme organizzato di informazioni a seguito delle attività di raccolta e aggregazione poste in essere dal detentore (Trib. Venezia, sez. spec. impr., 25 febbraio 2021; Corte Appello Milano, sez. spec. impr., 23 settembre 2021, sent. n. 2731).
Quanto al valore economico, l'art. 98 c.p.i. lo mette in relazione con la segretezza (le informazioni hanno “valore economico in quanto segrete”), sicché eventuali condotte divulgative determinano inevitabilmente la perdita delle utilità ritraibili dall'utilizzo del segreto.
L'impiego dell'informazione riservata deve dimostrarsi idoneo a fornire in capo all'utilizzatore un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o incrementare la propria quota di mercato. Il valore economico, dunque, non è ricondotto a un ipotetico valore di scambio dell'informazione, ma è correlato all'attitudine ad incidere sul posizionamento dell'impresa nel settore di riferimento.
Infine, le informazioni riservate devono essere sottoposte “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (art. 98, co. 1, lett. c) c.p.i.).
pagina 18 di 26 L'interesse dell'impresa ad approntare simili presidi organizzativi deriva dall'esigenza materiale di impedire la diffusione incontrollata delle informazioni ritenute riservate, necessità immediatamente avvertibile anche ove non fossero accordate dall'ordinamento specifiche forme di tutela avverso l'indebita acquisizione e divulgazione dei segreti. L'art. 98 c.p.i., però, rimettendo l'operatività della disciplina ad una valutazione giudiziale di “ragionevole” adeguatezza delle misure adottate, determina, in potenza, l'ipotesi di dissociazione tra misura ritenuta ragionevole dal legittimo detentore del segreto e lo standard richiesto dal legislatore.
La giurisprudenza ha elaborato dei criteri di valutazione dell'idoneità delle misure impiegate per la protezione delle informazioni riservate, tra cui figura anzitutto la distinzione tra cc.dd. misure di protezione fisiche e misure di protezione giuridiche.
Le prime si distinguono a loro volta tra misure di protezione fisica che si esplicano su un sostrato puramente materiale (misura di protezione fisica c.d. “materiale”) e misure di protezione ugualmente di tipo fisico che s'interfacciano invece con una realtà digitale, operando interamente in forma dematerializzata (misura di protezione fisica c.d. “digitale”).
La ragionevole adeguatezza richiesta dal legislatore va intesa globalmente, valutando cioè le misure in concreto adottate, in relazione sia alle informazioni ritraibili mediante accesso fisico ai locali di custodia del segreto sia con riferimento alle informazioni conservate in forma digitalizzata.
Ad esempio, è stato ritenuto integrato il requisito in esame nel caso in cui la visualizzazione della documentazione aziendale sia soggetta al rilascio di specifiche password, differenziate a seconda che sia necessario garantire il solo accesso generale alle funzioni base del terminale, ovvero l'utente sia autorizzato anche all'utilizzo di specifiche applicazioni incorporate nel sistema informatico (Trib. Milano, sez. spec. impr., 29 gennaio 2019, sent. n. 872).
Le seconde, ossia le misure di protezione di natura giuridica, sono tipicamente riconducibili agli accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreements - NDA) sottoscritti da dipendenti e collaboratori che, in ragione delle mansioni loro affidate, sono destinati ad entrare in contatto con informazioni riservate, ovvero anche dai fornitori e dalla clientela che siano destinatari di informazioni parimenti segrete.
Le misure di protezione fisiche e giuridiche sono adottate in funzione complementare, perché il bene giuridico possa essere adeguatamente tutelato.
Ne consegue che la sola previsione di obblighi di riservatezza in capo ai dipendenti, non accompagnata da idonee misure di protezione fisica, non consente di ritenere integrato il requisito ex lett. c) dell'art. 98 c.p.i. (Trib. Bologna, sez. spec. impr., 16 maggio 2023, sent. n. 1033).
pagina 19 di 26 Va infine considerato che gli artt. 98 e 99 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, essendo sempre invocabile anche la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., anche laddove dette informazioni non costituiscano oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come “segreti commerciali” ex art. 2 e 98 c.p.i., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege.
Invero, la Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che un complesso di informazioni non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione può comunque essere tutelato attraverso la disciplina della concorrenza sleale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. È necessario che si tratti di “un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi” che superino la capacità di memorizzazione e l'esperienza del singolo individuo, configurando così una banca dati idonea a fornire al concorrente un “vantaggio competitivo che trascenda le capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass., sez. I, 12 luglio 2019, sent.
n. 18772; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civile sez. I, 27/05/2025, n. 14098; Cass. Civ., sez.
I, 13/01/2023, n. 956; Cass. civ., sez. VI, 03/02/2022, n. 3454).
Si tratta, in altre parole, della tutela dei cc.dd. segreti “minori” (ossia delle informazioni riservate non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 98 c.p.i.), la quale è affidata al ricorrere dei presupposti di applicabilità della concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.), rimedio, quest'ultimo, che si pone in rapporto di sussidiarietà necessaria con il primo alla luce del testo normativo
(“ferma la disciplina della concorrenza sleale [...]” (art. 99 comma 1 c.p.i.).
Ne consegue una tutela più ampia di quella offerta dalla disciplina industrialistica, in quanto opererebbe al solo ricorrere dei presupposti, rispettivamente, della violazione dei principi della correttezza imprenditoriale e dell'idoneità dell'atto “a danneggiare l'altrui azienda”.
C.3 L'applicazione dei predetti principi al caso di specie porta al rigetto sia della domanda di accertamento della violazione dei segreti commerciali, sia della domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.
Segnatamente, a supporto della prima domanda ex art. 98 c.p.i., l'Attrice ha dedotto la violazione di una serie di informazioni riguardanti “quote e specifiche di dettaglio” (p. 23 comparsa conclusionale del tavolo con chiusura a libro, contenute nei documenti trasmessi via e-mail CP_1
a fine 2016 durante le trattative: il disegno 2D pdf del tavolo pieghevole (doc. 10), il file DWG del tavolo a libro con le relative misure matematiche (doc. 11), il file in formato IGES della gamba d'acciaio progettata da come da richiesta di (doc. 12), il rendering delle CP_1 CP_2 forature del tavolo a libro (doc. 13), il listino prezzi (doc. 14).
pagina 20 di 26 Nella tesi attorea, la Convenuta, partendo da tali documenti, “ha sfruttato decine di giornate di lavoro realmente svolto dai tecnici disegnatori di AR (come documentato nel parere tecnico allegato sub doc.2923). Tutto ciò ha permesso a di risparmiare tempo e denaro, garantendo CP_2 vantaggi e sfruttando illecitamente il lavoro svolto in precedenza da Infatti, come si legge CP_1 dal report di Activa s.r.l. (sub. doc. 29), avrebbe così impiegato 1/12 del tempo impiegato CP_2 da (due mesi rispetto a ventiquattro mesi!) per produrre e poi commercializzare . CP_1 CP_3
Questo è un elemento sicuramente rilevante al caso di specie, dato che conferisce a un CP_2 beneficio concorrenziale estremamente rilevante” (pag. 23 comparsa conclusionale . CP_1
Il Collegio ritiene che l'Attrice non possa invocare la tutela di cui all'art. 98 c.p.i., dato che le informazioni asseritamente sottratte non presentano i requisiti prescritti dalla norma.
Anzitutto, manca la segretezza delle informazioni, dato che il tavolo era stato immesso in commercio ed esposto presso fiere di settore (quali, IC a Pordenone del 18-21 ottobre 2016
e RG a Colonia in Germania del 25-29 ottobre 2016) già prima che venissero avviate le trattative commerciali tra le Parti, che risalgono pacificamente al mese di dicembre 2016 (cfr. docc. 10-14 aventi ad oggetto le e-mail tra le Parti, tutte risalenti al mese di dicembre 2016).
L'immissione in commercio del tavolo, così come la sua presenza presso fiere di settore, sono circostanze idonee e sufficienti a privare di segretezza ogni informazioni afferente alle misure e alle quote matematiche delle componenti del tavolo pieghevole (“quote e specifiche di dettaglio”), giacché la semplice osservazione o l'acquisto di un esemplare del tavolo pone chiunque nella condizione di ricavare tali informazioni.
Inoltre, manca totalmente il requisito della sottoposizione delle informazioni a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
A tal fine, è opportuno ripercorrere brevemente i rapporti commerciali tra le Parti:
- con e-mail in data 19 ottobre 2016, invitava a visitare gli stand espositivi delle fiere CP_1 CP_2
IC (Pordenone) e RG (Colonia, Germania), precisando che “ci farebbe molto piacere ricevere la Vostra visita per poterti mostrare i nuovi tavoli che presenteremo e dei quali ti allego di seguito il link e le immagini per poterli vedere in anteprima: http://www.marasrl.it/libro-p-470.html http://www.marasrl.it/tip-p-467.html” (doc. 1 ; CP_2
- partecipava alle due fiere, scattando anche delle foto (doc. 2 ; CP_2 CP_2
- in data 6 dicembre 2016, presso la sede di incontrava per valutare CP_1 CP_2 Testimone_1
l'avvio di un rapporto per la vendita in esclusiva del tavolo libro e la relativa personalizzazione da parte di CP_2
- con e-mail in data 7 dicembre 2016, la sig.ra inviava a disegno 2D in formato Tes_1 CP_2 pdf e file DWG in 2D del tavolo (docc. 10-11 ; CP_1
pagina 21 di 26 - in data 20 dicembre 2016, inviava a il disegno 3D con estensione .IGS e Parte_3 CP_1
.STEP relativo alla gamba del tavolo, studiata e progettata da per personalizzare il tavolo, CP_2 comunicando di rimanere in attesa di considerazioni (doc. 6 ; CP_2
- con e-mail in data 22 dicembre 2016, inviava a altro disegno 3D Testimone_1 Parte_3
(estensione .IGS e . della gamba del tavolo progettata da in quanto rivista da CP_6 CP_2 CP_1
(doc. 12 ; CP_1
- seguivano ulteriori contatti tra le parti per trovare un'intesa sulla produzione del tavolo;

- in data 9 gennaio 2017, la sig.ra inviava a comunicazione via e- Testimone_1 Parte_3 mail con la quale rilevava che “per produrre il tavolo Libro con le gambe a Voi dedicate, sono necessarie delle attrezzature che possono essere costruite in compartecipazione previo ricevimento di un ordine di campionatura di 50 tavoli. Naturalmente prima di concludere la produzione dei 50 pz., verrà approntato un tavolo come pre-serie” ed il successivo 26 gennaio
2017 inviava l'offerta n. 42/2017 relativa al tavolo con la gamba realizzata secondo il CP_1 disegno (doc. 8-9 ; CP_2 CP_2
- in data 9 febbraio 2017 chiedeva a di inserire nell'offerta n. 42/2017 alcune CP_2 CP_1 dichiarazioni di impegno da parte di ma quest'ultima ottemperava solo in parte (docc. 11- CP_1
12 ; CP_2
- IB allora non dava corso all'ordine, dato che non erano state recepite le sue indicazioni ed era intervenuta una modifica, in termini più gravosi, delle condizioni economiche dell'offerta stessa
(numero minimo di tavoli da acquistare e termini di pagamento).
C.4 Alla luce della vicenda sostanziale intercorsa tra le Parti, è evidente che le informazioni asseritamente segrete non erano sottoposte ad alcuna misura di sicurezza da parte di che - CP_1 anzi- ha candidamente inviato via e-mail a la documentazione, senza nemmeno chiedere di CP_2 mantenerla riservata o prevedendo l'inserimento di una password di sicurezza per l'apertura dei file. Peraltro, non aveva nemmeno informato della propria domanda di brevetto. CP_1 CP_2
Pertanto, la domanda attorea di accertamento della responsabilità della Convenuta per violazione di segreti industriali/commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. è infondata e va rigettata.
D. La concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
D.1 L'Attrice ha chiesto – in subordine all'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sussistenti i requisiti per l'applicazione della tutela ex artt. 98 e 99 c.p.i. – di accertare che la Convenuta ha posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza professionale, idonea ad integrare la concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.
pagina 22 di 26 Il comportamento scorretto di consisterebbe nell'aver “intavolato delle trattative CP_2 commerciali tali e così avanzate da indurre nel legittimo affidamento delle loro CP_1 conclusioni e quindi a consegnargli tutte quelle informazioni tecniche e commerciali sopraindicate”, quali il “file DWG inoltrato da a il 7.12.2016 alle ore 17.29 CP_1 CP_2 contenente le tre viste del tavolo Libro (doc.11)”, il “file DWG che, come noto nel settore (come per altro indicato dall'ing. nel doc.18) e ha consentito a qualunque progettista di rilevare Per_3 le misure dei cinematismi, con l'effetto, solo con questo disegno, di risparmiare molte giornate uomo” (pag. 34 comparsa conclusionale . CP_1
In altre parole, avrebbe portato avanti delle trattative commerciali con al fine di CP_2 CP_1 ottenere della documentazione riservata della società, documentazione utile a per CP_2 risparmiare ore di lavoro sulla progettazione del tavolo.
La domanda è infondata.
D.2 È vero che, in via residuale, le informazioni sprovviste di taluno dei requisiti ex art. 98 c.p.i. possono comunque essere tutelate a fronte di atti di concorrenza sleale contrari all'art. 2598, comma 3, c.c. L'accesso a detta tutela è però subordinato all'esistenza di due elementi: (a) le informazioni non devono essere facilmente accessibili, (b) l'operatore economico che ha avuto accesso anticipato deve avere tratto dall'impiego delle stesse un indebito vantaggio competitivo
(Tribunale Milano, Sez. Specializzata Impresa, 29.03.2021).
Invero, in caso di asserita condotta divulgativa di informazioni industriali riservate, i presupposti della tutela ex art. 2598 n. 3 c.c. sono meno rigorosi rispetto a quelli della tutela apprestata dall'art. 99 c.p.i. contro l'illecita rivelazione di segreti commerciali;
cionondimeno, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., è necessaria la prova della condotta contraria a correttezza professionale e della sua idoneità a danneggiare il concorrente (Cass. civ., sez. I, 29/11/2021, n. 37362).
D.3 Ebbene, nel caso di specie, non ricorrono tali presupposti fattuali.
Anzitutto, i documenti contenenti le misure del tavolo non sono stati sottratti indebitamente da bensì – come già detto – sono stati spontaneamente inviati via e-mail, senza peraltro CP_2 impegni di riservatezza o la necessità di inserire password per la loro visualizzazione (docc. 11-
14 . CP_1
Inoltre, risulta documentalmente che è stata contattata da al fine di avviare una CP_2 CP_1 collaborazione commerciale, che non si è (legittimamente) perfezionata in ragione del mancato accordo tra le parti sulle condizioni commerciali, senza che si sia in alcun modo verificato un
(illegittimo) recesso dalle trattative da parte di CP_2
Non vi è stato, dunque, un comportamento scorretto della Convenuta e contrario ai principi di correttezza professionale.
pagina 23 di 26 D.4 Ancora, non si ravvisa (né è stato specificatamente allegato) un danno competitivo per CP_1
a fronte di un indebito vantaggio di CP_2
Come è emerso anche all'udienza di discussione del 16.10.2025, infatti, il file DWG inviato da a (doc. 11 non contiene informazioni segrete ma solo le misure del tavolo a CP_1 CP_2 CP_1 libro, sicché il file DWG rende unicamente più immediata l'attività di reperimento di dette misure, che avviene tramite un semplice “clic” invece che tramite la misurazione delle varie lunghezze/angolature del tavolo. Vi è, semmai, un vantaggio in termini di tempo, ma non vi è alcun accesso ad informazioni riservate, dato che il tavolo era in commercio e quindi liberamente acquistabile da chiunque.
Ciò trova conferma anche nelle parole del c.t.p. dell'Attrice, che all'udienza di discussione ha affermato che il rilievo fisico delle misure avrebbe (unicamente) richiesto più tempo.
A giudizio del Collegio, la disponibilità del file DWG, sebbene consenta di ricavare le quote del tavolo con la tecnologia informatica, tramite un semplice “clic”, non determina un vantaggio particolare e qualificato rispetto alla posizione dell'operatore economico che dovesse provvedere all'estrazione delle misure tramite una misurazione fisica. Verosimilmente, quest'ultimo potrà impiegare qualche ora in più, ma non un tempo tale da incidere sensibilmente sui tempi di immissione in commercio del prodotto.
A ciò si aggiunga che in commercio vi sono molti modelli di tavolo con chiusura a libro e ciò che caratterizza il tavolo dell'Attrice è – come ampiamente detto – la presenza di elementi centrali elastici che rendono automatico lo scorrimento dei due piani verso il centro;
ciò non avviene, invece, con il tavolo di sicché i due tavoli si configurano come modelli diversi CP_3 CP_2
(quand'anche semmai affini).
Non si rinviene, dunque, alcun vantaggio competitivo che avrebbe tratto dall'accesso CP_2
(rapido) alle misure del tavolo dell'Attrice.
Pertanto, la domanda attorea ex art. 2598 co. 3 c.c. è infondata e va rigettata.

E. L'illecito ex art. 2043 c.c.
E.1 In ulteriore subordine, l'Attrice ha chiesto di accertare la responsabilità della Convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione della sua condotta negligente e contraria ai doveri di buona fede e correttezza professionale/commerciale; in particolare, avrebbe violato sia l'obbligo CP_2 di segretezza sulle informazioni acquisite in sede di trattative, sia l'obbligo di non recedere ingiustificatamente dalle trattative.
La domanda va rigettata.
pagina 24 di 26 E.2 Quanto alla asserita violazione dell'obbligo di segretezza delle informazioni, basti richiamare quanto suesposto, ossia che dette informazioni afferiscono alle quote e alle misure del tavolo ed erano già ampiamente accessibili a chiunque, dato che l'immissione del prodotto in commercio è avvenuta nel 2016, prima dell'avvio delle trattative commerciali.
Ne consegue che non vi è stato scambio di informazioni segrete tra le Parti, sicché non può configurarsi alcun comportamento illecito di CP_2
E.3 Quanto alla asserita ingiustificata interruzione delle trattative, si osserva che l'Attrice ha unicamente dedotto che “ ha taciuto la propria unica volontà di appropriarsi del patrimonio CP_2 di conoscenze tecnico-industriali e commerciali segrete di relative al tavolo BR, senza CP_1 alcuna reale intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione commerciale” (pag. 36 comparsa conclusionale).
La domanda è affetta da insuperabili carenze assertive (oltre che probatorie), dato che l'Attrice non ha specificatamente allegato la sussistenza degli elementi costituivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. (né tanto meno ne ha provato la sussistenza).
Piuttosto, dai documenti in atti risulta che le trattative si siano interrotte a fronte di una richiesta di cui non è seguita l'accettazione di come già ampiamente illustrato al paragrafo C.3 CP_2 CP_1 cui si rimanda.
La domanda ex art. 2043 c.c. va, pertanto, integralmente rigettata.
C. Spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della complessità media della controversia.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico dell'Attrice.



P.Q.M.


Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Imprese “A”, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate dall'Attrice CP_1
- condanna l'Attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della Convenuta CP_1
che si liquidano in € 10.000, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili CP_2
(spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Attrice CP_1
pagina 25 di 26 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Lionella Vanini dott.ssa Silvia Giani
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