N. R.G. 16720/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IL GI Presidente
dott. IA HI Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16720/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PP UR e dell'avv. MARIA FRANCESCA CLEMENTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIALE GORIZIA, 25 00198 ROMA;

- parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. ) entrambi CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto TORNATO ALBERTO e Daniel HAZAN ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, FORO BONAPARTE, 53;
- parte convenuta
Oggetto: tutela marchio.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni nell'interesse della parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni eventuale domanda, eccezione e
deduzione, previa ogni più utile declaratoria del caso anche in via istruttoria e/o incidentale: -Accertata e dichiarata la
violazione dell'art. 2569 c.c. e dell'art. 124, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 da parte di e CP_2 Controparte_3
nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 122 CPI, provvedere a: - Dichiarare la nullità del marchio depositato dalla
in persona del legale rapp.te p.t. in data 10.11.2009 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.122 CPI e per tutti i CP_2
motivi in narrativa;
- Disporre ed ordinare la cancellazione del marchio registrato dalla dai registri dell'UIBM a CP_2
mezzo della relativa annotazione;
- Disporre ed ordinare l'inibitoria, nei confronti della e del CP_2 Controparte_3
della fabbricazione, produzione, distribuzione, commercio, nonché dell'uso dei prodotti e servizi, anche solo riconducibili
[...]
al marchio della - Stabilire, sin da subito le sanzioni da irrogare nei confronti delle convenute in Controparte_1
caso di mancato ottemperamento, inosservanza o violazione dell'emanando provvedimento, nonché per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso;
- Ordinare l'immediata distruzione di tutti i prodotti messi in commercio
da parte delle convenute, nonché dei residui di magazzino e del materiale pubblicitario rappresentante il marchio attore. -
Condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della CP_1
da quantificarsi in via equitativa nella somma che si riterrà di giustizia, per i motivi di cui in narrativa. In via
[...]
istruttoria: Con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova: − Prova testimoniale sui
seguenti capitoli: a) Vero è che la sebbene attualmente in liquidazione, è un'azienda nata Controparte_1
dall'iniziativa imprenditoriale del Sig. il quale, con grandi sforzi, ha cercato di ritagliarsi una propria fetta Persona_1
di mercato nella produzione, distribuzione e commercializzazione di profumi, nonché di prodotti per l'igiene e cura della
persona e della casa? b) Vero è che la è titolare del Marchio SA con il quale commercializza Controparte_1
una linea di prodotti come ZZ SA Gel Liquido, ZZ SA Gel, ZZ SA c) Parte_1
Vero è che la reputazione commerciale della e del marchio che la rappresenta nel settore dell'igiene Controparte_1
e cura della persona e della casa, sono ampiamente noti in tutto il territorio nazionale proprio grazie al marchio SA? d) pagina 2 di 10 Vero è che con il progressivo diffondersi del virus Covid-19 e con l'aumento della richiesta sul mercato di prodotti igienizzanti,
l'odierna società attrice è venuta a conoscenza della commercializzazione di un sanificante denominato “Sani-Gel”, prodotto
da e) Vero è che, a fronte di una ingente richiesta di mercato di prodotti per la sanificazione, vi è stata per la CP_2
una significativa contrazione delle vendite dei propri prodotti a marchio “SA” sulla base del Controparte_1
potenziale piano di commercializzazione, realizzato in base alla richiesta di mercato? Sui seguenti capi si indicano quali
testimoni i Sig.ri nato a [...] il [...] e residente in [...]
ANFO e nato a [...] il [...] e residente in [...].Si Testimone_2
chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova diretta e contraria con i testi e sui capi che verranno indicati da controparte. −
CTU Tecnica Si chiede, altresì, ammettersi CTU, che sarà effettuata da un esperto in marchi e brevetti, al fine di accertare la
sussistenza delle violazioni di cui alla domanda di declaratoria di nullità del marchio. -Con vittoria di spese diritti ed onorari,
oltre accessori di legge e spese in misura del 15%.”
Conclusioni nell'interesse delle parti convenute:
“Voglia il Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, anche di carattere istruttorio, eccezione e deduzione, così
giudicare:
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di nullità
del marchio figurativo dell'Unione Europea n. 008674541; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità
del marchio figurativo dell'Unione Europea n. 008674541 per carenza di interesse ad agire;
accertare e dichiarare il difetto
di legittimazione passiva del nel merito, occorrendo in accoglimento della eccezione di Controparte_3
intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, quanto al in via Controparte_3
subordinata rispetto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva: respingere tutte le domande attoree, anche istruttorie,
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti. in via istruttoria: non ammettere le istanze istruttorie
attoree per le ragioni illustrate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. delle convenute;
ammettere prova per testi sui seguenti
Cont capitoli: A) “Vero che il termine “ ” è utilizzato in relazione ai prodotti di (già , da data Pt_2 CP_4
anteriore al 16 ottobre 2009 - data in cui veniva depositata la domanda di marchio di controparte - come risulta dai pagina 3 di 10 documenti 12, 13 e 14 che mi si rammostrano?”. B) “Vero che “ ” è utilizzato in relazione a una pluralità di Pt_2
prodotti igienizzanti/ sanificanti presenti sul mercato italiano come risulta dai documenti da 15 a 29 che mi si
rammostrano?” Si indica quale teste in relazione al sovraesteso capitolo di prova A) il signor (C.F. Testimone_3
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Cesare Battisti, 9. Si indicano quali testi in relazione al sovraesteso capitolo di prova B) il signor (C.F. Tes_4
), nato a [...] il [...], residente a [...] e il C.F._2
signor (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._3
(MI), via Santa Teresa del Bambin Gesù, 17. Nel denegato caso in cui le prove orali ex adverso dedotte fossero ammesse, si
chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati per la conferma dei capitoli di prova delle convenute. In ogni
caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Ragioni in fatto e diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.05.2020, la società Controparte_1
conveniva in giudizio le società e lamentando la violazione dei
[...] CP_2 Controparte_3
diritti di esclusiva da parte della convenuta con riguardo al marchio registrato dall'attrice in considerazione della successiva registrazione, ed utilizzo, da parte della convenuta di un marchio europeo idoneo ad ingenerare confusione con i prodotti commercializzati dall'attrice. Nel presente giudizio l'attrice ha chiesto
Cont di: (i) accertare la nullità ex art. 122 c.p.i. del marchio depositato dalla convenuta (ii) di inibire la fabbricazione, produzione, distribuzione e il commercio dei prodotti recanti il segno contestato,
prevedendo le opportune penali;
(iii) ordinare l'immediata distruzione di tutti i prodotti messi in commercio e (iv) condannare le convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

1.1. In fatto l'attrice ha esposto che:
- la società è un'azienda che opera nella produzione, Controparte_1
distribuzione e commercializzazione di profumi, nonché di prodotti per l'igiene e cura della persona pagina 4 di 10 e della casa era titolare, ai sensi dell'art. 2569 c.c., del diritto esclusivo del marchio denominato
“SA”, avente ad oggetto i seguenti prodotti: ZZ (all. 2); ZZ Parte_3
SA GE (all.3); ZZ (all.4); Parte_3
- il marchio “SA” è stato registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 16.10.2009 per le classi merceologiche 3 e 5 (della classificazione di Nizza), con n. 2009901774478 r registrazione n.
0001385194, successivamente rinnovato con deposito datato 13.03.2020 e registrazione del
27/03/2020 con n. 30362020000048712 con la seguente configurazione:
- la reputazione commerciale della società e del marchio che la rappresenta Controparte_1
nel settore dell'igiene e della cura della persona e della casa sono noti sul territorio nazionale, grazie all'amplia gamma di prodotti offerta con il brand:
- durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, l'attrice era venuta a conoscenza della commercializzazione di un sanificante denominato “ , prodotto dalla società (all. Pt_2 CP_2
9), società parte Controparte_3
- la convenuta è risultata titolare di un marchio comunitario depositato “abusivamente” in data
10.11.2009 con numero di deposito 008674541 e registrato in data 20.01.2012 per le medesime classi merceologiche 3 e 5 (Classificazione di Nizza):
pagina 5 di 10 1.2. Svolte tali premesse, l'attrice ha lamentato la confondibilità tra i due marchi per l'aspetto visivo e fonetico, atteso l'utilizzo da parte della convenuta del medesimo fonema, “SA”, presente nel marchio dell'attrice e, richiamando la previsione di cui all'art. 20 c.p.i., ha chiesto di inibire alla convenuta la prosecuzione dell'uso del marchio in conflitto;
sotto altro profilo, ha riferito che Controparte_1
“la gamma di prodotti a marchio “ risulta reclamizzata, attraverso pubblicità ingannevoli su Pt_2
internet e messo in commercio nei medesimi canali (farmacie, parafarmacie, supermercati, negozi di detersivi, internet, piattaforme e-commerce) ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla CP_1
che, in ragione di ciò sta subendo un ingente danno economico” e, per tale ragione, ha chiesto
[...]
condannarsi le convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

1.3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.10.2020, si sono costituite in giudizio le società e chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto CP_2 Controparte_3
di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di nullità del marchio figurativo dell'UE n.
008674541, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità del marchio figurativo dell'UE n. 008674541 per carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione passiva del
[...]
Controparte_
nel merito, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

1.4. Le parti convenute hanno, infatti, osservato che: - la società facente parte del CP_2 [...]
è subentrata nell'attività della società tramite cessione di azienda;
- la società Controparte_3 CP_4
attiva sin dagli anni '60, produceva e commercializzava detergenti liquidi per la pulizia e l'igiene, CP_4
destinati al settore degli operatori professionali, del largo consumo e dell'industriale e procedeva nel 2009
alla registrazione del marchio comunitario in contestazione;
- la convenuta produce e distribuisce CP_2
un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e l'igiene, articolata in diverse linee destinate a specifici settori di impiego;
- il marchio dell'Unione europea, “ Controparte_5
” registrato dalla società MAKA S.r.l., è scaduto il 10.11.2019 e non è stato rinnovato;

[...]
- peraltro, doveva escludersi un rischio di confusione tra il marchio registrato dall'attrice e il marchio pagina 6 di 10 comunitario;
- la denominazione “ , utilizzata dalla convenuta è meramente Pt_2 CP_2
descrittiva, riferendosi ad un prodotto igienizzante, ed priva di capacità distintiva e, pertanto, non suscettibile di appropriazione esclusiva da parte degli operatori economici;
- anche il marchio “SA”
dell'attrice, “oltre ad essere parola di uso comune nel settore dei servizi e dei prodotti sanitari, è
evidentemente descrittiva delle caratteristiche e della funzione e/o destinazione dei prodotti in classe 3 e
5”; - inoltre, la denominazione “ denominazione veniva dalla società da epoca Pt_2 CP_2
anteriore alla registrazione del marchio vantato dall'attrice (docc. 12, 13, 14).

1.5. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza ulteriore attività istruttoria. All'udienza del 04/03/2025
le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la parte convenuta ha chiesto fissarsi udienza per la discussione orale;
tale istanza è stata reiterata nella memoria di replica. Scaduto il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., con decreto del 30/05/2025 è stata fissata udienza di discussione orale in data 09/10/2025.

2. Così brevemente ripercorsi i fatti di causa, ritiene il Collegio che le domande svolte dall'attrice non meritino di essere accolte per le ragioni che si espongono.

2.1. Giova rilevare che il marchio europeo registrato n. P.IVA_4 Controparte_5
” è scaduto in data 10 novembre 2019, prima della notificazione dell'atto di
[...]
citazione (20 maggio 2020) e non è stato rinnovato. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda di nullità del predetto marchio, va ravvisata la mancanza di un interesse attuale e concreto dell'attrice alla relativa declaratoria.
Occorre, invece, esaminare, in relazione alle domande inibitorie e risarcitorie, le domande dell'attrice aventi ad oggetto l'asserita interferenza tra l'uso della parola composta “ , apposto sulle confezioni dei Pt_2
prodotti commercializzati dalla convenuta ed il marchio registrato dall'attrice. CP_2
pagina 7 di 10 2.2. Osserva il Collegio che il marchio dell'attrice è un marchio complesso, composto da un elemento denominativo, “Sani”, e da un elemento figurativo, rappresentato da quattro ottagoni disposti sotto la parola “Sani”, nella posizione corrispondente ai vertici di un immaginario parallelepipedo. Giova, ricordare che, secondo la giurisprudenza interna e comunitaria, in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C- 308/13; Corte di Giustizia UE 3 settembre 2009, C-
498/07); tuttavia, ciò non esclude che l'impressione complessiva, prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso, possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più
delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36863).

2.3. Sotto altro profilo, “quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi - dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo - non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l'elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo” (Cass.
22034/2023); tale principio impone, dunque, di esaminare le qualità intrinseche dell'elemento figurativo e quelle dell'elemento denominativo del marchio richiesto, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante (Cass. cit.).

2.4. Nel caso di specie la parte denominativa del marchio registrato dall'attrice, “Sani”, è meramente descrittiva della qualità e della funzione dei prodotti contrassegnati dal marchio. Infatti, il marchio è stato registrato, oltre che effettivamente utilizzato, per una classe di prodotti che hanno la proprietà di pagina 8 di 10 igienizzare e di sanificare ambienti e superfici, oltre che le mani. A tal proposito si osserva che la parte denominativa contiene il lemma “Sani” che compone la radice di numerose parole, aggettivi e verbi che esprimono il medesimo significato (sano, sana, sani, sanificare, sanificato, sanitario, etc.) e che presentano una stretta aderenza concettuale rispetto all'ambito di utilizzo ovvero alla funzione del prodotto.

2.5. Come noto, per assolvere alla sua funzione di identificazione del prodotto o servizio in relazione alla impresa che lo offre, il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita da un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, “secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall'altra” (Cass. 39765/2021).

2.6. Nel caso di specie, l'unico elemento “arbitrario” del segno registrato è costituito dalla parte figurativa,
ossia dalla particolare disposizione di quattro ottagoni;
mentre la parola “Sani” non ha capacità distintiva,
stante la funzione descrittiva assolta da tale lemma, e non può essere oggetto di utilizzo esclusivo da parte dell'attrice.

2.7. Ne deriva che il segno “SAGE”, utilizzato dalla convenuta sui propri prodotti, non CP_2
costituisce contraffazione del marchio registrato dalla ricorrente in quanto si limita a riprodurre la parte denominativa del marchio priva, per le ragioni esposte, di valore distintivo, nell'ambito di una parola composta (Sani + gel), avente parimenti valenza descrittivo del prodotto.

2.8. L'infondatezza della domanda di contraffazione e l'assoluta genericità delle ulteriori allegazioni circa la contrarietà alla correttezza professionale della condotta della convenuta consistente nell'offerta in vendita di prodotti igienizzanti a prezzi asseritamente inferiori a quelli praticati dall'attrice, implicano il rigetto delle domande inibitorie e risarcitorie e comportano l'assorbimento delle eccezioni svolte dalla convenuta pagina 9 di 10 circa l'eventuale difetto di legittimazione passiva della parte in relazione a tali Controparte_6
domande.

3. In applicazione del principio della soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere alle convenute le spese di lite che sono liquidate in modo unitario sulla base dei parametri previsti dal d.m.
55/2014 per le cause aventi valore indeterminato.


P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, nella causa come in epigrafe promossa,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
CP_7 Controparte_6
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00
oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 09/10/2025
Il Giudice relatore il Presidente
IA HI IL GI
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