Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LISEC PETER, GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, giusta procura speciale, per Notaio Mafrad Knechtel di Amstetten resp. 80/2001 del 14/2/01;

- ricorrente -

contro
FOREL S.P.A., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato BRUNO SASSANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FRANZOSI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1853/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Iannone con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Franzosi che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7672/1998, il Tribunale di Milano, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa, accertò la validità del brevetto per invenzione industriale appartenente a ET LI, e del quale era licenziataria la Glastechnische Industrie ET LI G.m.b.H. con sede ad Amstetten - Hausmenning (Austria), in persona dello stesso ET LI;
la validità del brevetto era stata contestata dalla For.El. S.r.l.. L'invenzione aveva ad oggetto un dispositivo per caricare di sale igroscopico l'interno di telai distanziatori, già piegati e chiusi, per vetri isolanti. Questi ultimi sono costituiti da due lastre di vetro distanziate tre loro dalla cornice che le sorregge;
la cornice, generalmente metallica, può essere costituita da plurimi elementi rettilinei collegati da giunti angolari, ovvero da un'unica barra cava piegata su quattro angoli e quindi chiusa ai suoi estremi. In questo secondo caso, il riempimento della cavità della cornice con materiale igroscopico (avente la funzione di impedire umidità ed appannamenti non emendabili sulle facce interne delle lastre di vetro) rende difficoltosa la piegatura, e soprattutto espone per qualche tempo il sale agli agenti atmosferici, privandolo di gran parte della sua capacità d'assorbimento. L'invenzione in questione si propone il compito di fornire un'apparecchiatura che permette il riempimento definitivo e senza problemi di telai già piegati e quindi chiusi.
Il Tribunale, inoltre, accertò la contraffazione del brevetto da parte della For.El. S.r.l., avvenuta sia con un modello esposto nel 1993 alla mostra milanese Vitrum, e sia con un successivo modello del 1996, descritto in un sopralluogo istruttorio di quell'anno. Il Tribunale accolse, quindi, le domande accessorie proposte dal titolare del brevetto e dalla società licenziataria nei confronti della convenuta For.El. s.r.l..
Contro la sentenza propose appello la For.El. S.p.a.. Gli appellati, costituitisi, eccepirono il difetto di legittimazione della società per azioni appellante. Rimessa la causa al collegio, l'appellante, su invito della corte ex art. 182 c.p.c., produsse un certificato camerale relativo alla trasformazione della società For.El.; con ordinanza 9 novembre 1999, la corte dispose l'integrale rinnovazione della consulenza d'ufficio. All'esito di tale adempimento, la corte, con sentenza 11 luglio 2000, riformò in parte la decisione di primo grado. Premesso che la certificazione camerale prodotta dimostrava come la società appellante fosse la medesima società che aveva resistito in giudizio in primo grado, e che si era successivamente trasformata in società per azioni, la corte ribadì la validità del brevetto, identificando il salto inventivo, da esso fatto compiere alla tecnica preesistente, nell'aver pensato la possibilità di riempire definitivamente un telaio già formato, adoperando una macchina che unisce ad una struttura di supporto, idonea a sostenere il già formato telaio da lavorare, un utensile multiplo dotato di tre teste rotanti, capace di compiere le diverse operazioni. Nell'affrontare poi il tema delle contraffazioni, la corte osservò che non era la funzione, bensì la struttura della macchina ad essere protetta, sicché se altri avesse realizzato la medesima idea inventiva, di riempire telai vuoti e già formati con una macchina significativamente diversa da quella brevettata, non sarebbe incorso in alcuna violazione della privativa;

e nel merito, discostandosi dal parere del consulente tecnico, escluse la contraffazione del brevetto da parte dei modelli della società appellante. A questo riguardo, la Corte osservò che il modello protetto era un'apparecchiatura caratterizzata - nelle parole della rivendicazione principale - da un supporto per il telaio distanziatore e che deve essere riempito, da almeno un utensile multiplo di lavorazione, che presenta un dispositivo montato preferibilmente a torretta, ad esempio una punta di trapano, per la creazione di un'apertura nella parte esterna del telaio distanziatore, un ugello per il riempimento del materiale igroscopico nel telaio distanziatore ed una punta saldatrice per la suggellatura del foro di riempimento. A giudizio della corte del merito, le varianti riscontrate nelle due macchine contraffatte, rispetto al modello protetto, non costituivano soluzioni tecniche equivalenti a quelle rivendicate: nel modello del 1993, infatti, la soluzione di praticare il foro d'immissione sulla parte interna invece che esterna del telaio significa progettare una diversa collocazione e movimento dell'utensile rispetto alla struttura di supporto, cioè una diversa conformazione della macchina, e prevedere un'operazione più difficile e forse meno redditizia quanto a modalità d'esecuzione, ma meno esigente nella fase di chiusura del foro;
l'indicazione del punto di foratura non poteva pertanto ritenersi, con il secondo consulente, un'indicazione brevettuale superflua, affidabile alla normale esperienza progettuale del tecnico, perché le diverse soluzioni generano diverse, non insignificanti differenze. La corte escluse anche l'equivalenza della soluzione, apportata nella seconda macchina For.El., di anticipare l'operazione di foratura sul telaio, con la conseguente abolizione - nella macchina - della punta di trapano e la previsione, in sostituzione, di un dispositivo centratore (cilindretto spostabile elasticamente per assicurare il riempimento in corrispondenza del foro in precedenza praticato). La corte dispose infine la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono ET LI, e la Glastechnische Industrie ET LI G.m.b.H. con sede ad Amstetten - Hausmenning (Austria), in persona di ET LI con atto notificato il 14 marzo 2001 anche al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, con due motivi, illustrati anche con memoria.
La For.El. s.p.a. resiste con controricorso notificato il 23 aprile 2001 e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., nel testo applicabile ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995, richiamato dall'art. 359, e dell'art. 115 c.p.c.; si deduce che l'eccezione di difetto di legittimazione dell'appellante, in quanto società diversa da quella che aveva partecipato al primo grado, era stata respinta sulla base di un documento che non sarebbe agli atti, e cioè di una produzione irregolarmente fatta dal difensore dell'appellante in data 9 novembre 1999 all'udienza collegiale - in cui non sono consentite nuove produzioni - di un certificato camerale, datato qualche giorno prima, della trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, documento non ritualmente prodotto in atti, e, se prodotto, illegittimamente acquisito dopo la precisazione delle conclusioni;
nessun documento sarebbe stato prodotto nella successiva fase istruttoria, conseguente alla rimessione della causa sul ruolo per la nuova consulenza tecnica.
Il motivo è infondato. L'esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del mezzo d'impugnazione, in relazione al quale questa corte è giudice anche del fatto, consente di verificare che, all'udienza 3 novembre 1999, il collegio invitò l'appellante, ex art. 182 c.p.c., a integrare la documentazione in ordine alla sua legittimazione ad appellare;
che il difensore dell'appellante produsse un certificato della Camera di commercio di Milano del 22 ottobre 1999, indicato nel fascicolo di parte come allegato 7); che il difensore dell'appellante si oppose alla produzione rilevandone la tardività; che la corte si riservò di decidere in merito alla produzione, ma successivamente rimise la causa sul ruolo dell'istruttore per l'assunzione di una nuova consulenza tecnica. Sulla base di questi elementi deve ritenersi che la questione della tardività della produzione del documento, e della controversa ammissibilità del suo deposito all'udienza collegiale sia stata superata dalla riapertura del contraddittorio conseguente alla rimessione della causa sul ruolo dell'istruttore. Il documento in questione risulta ora agli atti del fascicolo della parte For.El., numerato come 7, insieme al fascicolo di primo grado. La conoscenza e l'esame del documento, anche in punto di fatto, da parte degli odierni ricorrenti è stata argomentata, nella sentenza impugnata, dalla circostanza che la questione della legittimazione, già sollevata nella prima fase del giudizio d'appello, non era stata più formalizzata nelle conclusioni rassegnate in occasione della seconda rimessione della causa al collegio: circostanza che, nel ricorso, non è stata adeguatamente confutata nel suo significato. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la descrizione giudiziale della macchina esposta nel 1993 coincideva con il contenuto del brevetto LI riportato nella sentenza impugnata, e che la differenza rilevata (il foro praticato dall'utensile multiplo collocato nella parete esterna del telaio secondo il brevetto, nella parete interna nel caso della macchina For.El), tenuto conto delle spiegazioni che ne sono date in sentenza, non esclude l'equivalenza funzionale dei due meccanismi, riconosciuta dal consulente tecnico nella sua relazione, dalla quale pertanto la corte del merito si era immotivatamente discostata;
si aggiunge che la circostanza che il meccanismo da giudicare operi in modo più difficoltoso, o conduca a risultati più progrediti, non esclude l'equivalenza dei mezzi e la loro derivazione dall'insegnamento brevettato, come la stessa sentenza aveva riconosciuto poche pagine prima.
La censura, limitata al vizio di motivazione, coinvolge il tema della contraffazione per equivalenza. Sul punto, largamente trattato nella giurisprudenza di merito e in dottrina, non vi sono precedenti massimati nella giurisprudenza di questa corte. Peraltro, in motivazione di Cass. 9 dicembre 1974 n. 4097 si rinviene l'affermazione - tuttora valida, perciò conforme ad un concetto generalmente condiviso - che, perché vi sia contraffazione, non è necessaria la riproduzione pedissequa dell'esempio di realizzazione illustrato dall'inventore, ma e sufficiente che si rientri nell'idea di soluzione. Ai fini della valutazione della sufficienza della motivazione in punto d'equivalenza delle soluzioni, risulta utile, peraltro, anche l'insegnamento contenuto nella motivazione della sentenza 5 settembre 1990 n. 9143, dove si ricorda che l'equivalenza che comporta contraffazione esclude la sussistenza dei requisiti d'originalità e novità della soluzione. In effetti, in tanto deve escludersi l'equivalenza della nuova soluzione, in quanto essa presenti appunto il carattere della novità intrinseca. Per valutare, dunque, se la realizzazione accusata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre chiedersi se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere d'originalità, offrendo una risposta non banale, ne' ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. In questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, nella cui soluzione l'apprezzamento del giudice di merito è insindacabile, se sei sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici.
Nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata, la macchina For.El. del 1993 differisce dal modello brevettato per la soluzione di praticare il foro d'immissione del sale igroscopico sulla parte interna invece che esterna del telaio. La corte ambrosiana, dopo aver correttamente osservato che la mera circostanza che la realizzazione accusata avesse conseguito uno o più brevetti non era sufficiente a far escludere l'equivalenza della soluzione, ha poi escluso in concreto tal equivalenza con l'argomento che la soluzione For.El. comporta la progettazione di una diversa collocazione e di un diverso movimento dell'utensile rispetto alla struttura di supporto, cioè una diversa conformazione della macchina, prevedendo un'operazione più difficile e forse meno redditizia quanto a modalità d'esecuzione, ma meno esigente nella fase di chiusura del foro. Da ciò il giudice del merito ha ricavato che l'indicazione del punto di foratura non potrebbe ritenersi, come aveva ritenuto il secondo consulente, un'indicazione brevettuale superflua, affidabile alla normale esperienza progettuale del tecnico, perché le diverse soluzioni generano diverse, non insignificanti differenze. Ora, la descrizione della nuova soluzione non è sufficiente a far comprendere la ragione per la quale la sua differenza rispetto all'invenzione brevettata non sarebbe alla portata di un tecnico medio, come aveva ritenuto il consulente, vale a dire che richiederebbe uno sforzo inventivo rispetto alla stessa invenzione protetta;
neppure si comprende - considerato il carattere problematico, e quasi perplesso con cui è condotta la motivazione su questo punto, affiancando i pro e i

contro

- quale sarebbe il valore della nuova soluzione, vale a dire il problema tecnico specifico (eventualmente diverso da quello risolto dall'invenzione protetta) al quale offrirebbe una risposta originale, giustificando l'assunto che essa comporterebbe un progresso tecnico, a volersi appropriare il quale vi sarebbe la necessità di adottare il nuovo dispositivo, non protetto dal brevetto LI.
Il motivo è pertanto fondato, e la sentenza deve essere cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per una nuova motivata decisione - anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità - sulla questione dell'equivalenza - o non - della soluzione adottata da For.El. nella macchina esposta nel 1993 alla soluzione brevettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004