Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TENUTE LL & CA SpA, FR BI Snc di ON e IO già FR BI G. e S. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VANZETTI ADRIANO, giuste procure a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
ES AN Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato BOSCO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAPISARDI ALFIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 405/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI;

udito per i ricorrenti, gli Avvocati Vanzetti e Biamonti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Rapisardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 11 dicembre 1990 la spa Marchesi LEP RI conveniva davanti al Tribunale di Firenze la spa Tenute LA e OS e la fratelli AN G. e S. Narrava di essere produttrice fin dal 1979 del vino denominato LE CA LA, commercializzato con un abbigliggio che includeva una capsula color viola della bottiglia. Precisava di avere negli anni 1987 e 1988 depositato i marchi nn. 502.004 e 501.708, per proteggere la denominazione "CA viola" ed altresì la raffigurazione della bottiglia, con etichetta in bianco e viola contenente la parola LE, e chiusa da una capsula viola, Sosteneva che la LA e OS aveva commercializzato anche mediante la ANi un vino bianco denominato "CA LA confezionato anch'esso con capsula viola, con ciò ponendo in essere contraffazione e le consuete inibitorie. Chiedeva nei confronti della sola LA e OS che il marchio da essa depositato fosse dichiarato nullo.
Le convenute si costituivano e resistevano formulando anche alcune eccezioni non più rilevanti. Nel merito negavano la contraffazione assumendo la prevalenza della parola LE rispetto al restante segno del loro prodotto. Il tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di nullità del marchio avanzata dalle convenute ed accoglieva le domande della attrice. Proponevano appello le soccombenti e resisteva, proponendo appello incidentale la RI srl, succeduta alla Marchesi RI. La Corte di Firenze accoglieva l'impugnazione solo relativamente alla pronuncia di attribuzione all'attrice dei prodotti marcati con il segno in contestazione, mentre confermava le altre statuizioni. Per quanto riguarda la presente fase, condividendo, e richiamandone le argomentazioni relative, l'accertamento del Tribunale affermava che sulle bottiglie delle convenute la dicitura ER di AL rivelava minore rilievo grafico rispetto al nome del prodotto "CA LA", e che questo dal suo canto si caratterizzava soprattutto per il richiamo al colore "LA", prevalente rispetto alla parola "CA". Tale quadro di insieme sinteticamente esaminato faceva emergere un cuore del segno confondibile con quello della attrice perché denunciava una accentuazione del riferimento alla parola "viola" che, nel restante abbigliaggio, rendeva la evocazione del colore maggiormente evidente. Effetto di tale accentuazione, più semantica che grafica secondo la corte fiorentina, era la sostanziale assimilazione e dunque la sovrapposizione dei loghi CA LA e CA LA, ad onta del gruppo "psu" inserito in quest'ultimo logo.
Contro questa sentenza ricorrono in cassazione con cinque motivi la spa LA e OS e la snc RA ANi di MO e MA. Resiste con controricorso la srl RI, le ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 89 comma 2, del dlgs n. 480 del 1992 nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto. Sostiene che la Corte di Firenze, in fatto, ha accertato che il marchio denominativo "CA LA" di cui si pretende la avvenuta contraffazione è costituito da una espressione originariamente generica insuscettibile di sfruttamento esclusivo, Tale espressione, secondo la sentenza impugnata, avrebbe nel tempo acquisito la capacità distintiva da principio mancante per effetto di un fenomeno di secondarj meaning, soprattutto in virtù di una insistita pubblicità. Così ragionando i giudici di secondo grado avrebbero applicato retroattivamente, violandola perciò stesso, la norma dell'art. 47 bis della legge marchi che ha introdotto la predetta convalidazione del segno originariamente non registrabile perché generico, senza alcun effetto retroattivo. Neppure, secondo la ricorrente, la corte fiorentina avrebbe potuto fare applicazione dell'art. 89 comma secondo della stessa legge nel testo vigente giacché anch'essa è applicabile dalla sua entrata in vigore. 1a) Osserva il Collegio, come si è cennato in narrativa, che i due marchi della RI furono depositati nel 1987 e nel 1988. Tale circostanza è sufficiente a chiarire il senso della sentenza impugnata laddove a foglio 15 ribadisce una argomentazione del primo giudice che, adito, si badi, nel 1990, ha accertato un decennio di utilizzazione costante e di diffusione pubblicitaria del segno, che lo ha portato ad acquisire un valore semantico ulteriore, individualizzante un prodotto della casa RI. Tanto il giudice di primo che quello di secondo grado giacché parlano di un decennio non possono che riferirsi all'uso del segno in sè e non all'uso di un segno marcato, giacché la registrazione avvenne a ridosso della azione giudiziaria, Il giudice del merito, dunque ha accertato che il segno venne utilizzato come tale prima della sua registrazione per un decennio, e che in tal modo pervenne alla capacità individualizzante ad onta della originaria genericità.
1b) Osserva ancora la Corte che già nel vigore della vecchia legge la giurisprudenza era pervenuta ad affermare la speciale convalidazione come marchio di un segno descrittivo o generico, (cfr. per qualche riferimento cass. nn. 6262 del 1982, 7768 del 90). Le incertezze per ciò che riguarda il diritto vigente sono ormai tolte dall'art. 47 bis della legge marchi che, come i ricorrenti rilevano, non è retroattiva, la legge vigente tuttavia contiene altra norma, che il ricorrente trascura nell'art. 19, il quale chiarisce che può essere oggetto di registrazione come marchio il segno che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
Autorevole dottrina ha addirittura rilevato che tale norma non ha portato in realtà ad alcuna novità pratica giacché anche sotto il vigore della vecchia legge, in base ai principi generali, il momento nel quale si accertava la novità e dunque la capacità individualizzante era quello della registrazione. L'art. 17 vecchio testo, al n. 2 infatti stabiliva già che sono nuovi i segni che "non siano già noti come marchi distintivi di prodotto".
Nulla ha a che vedere la fattispecie considerata da tale norma con quella di cui all'art. 47 bis del nuovo testo della legge marchi. Questo infatti stabilisce che un marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno in seguito all'uso che ne è stato fatto ha acquistato carattere distintivo. L'art. 47 bis vigente dunque se riguarda pur sempre la predetta convalidazione del segno originariamente non proteggibile, considera però la sola ipotesi di uso successivo alla registrazione. Cosicché la sicura irretroattività di questa regola non tocca la vicenda in esame nella quale, come si è più volte rammentato, si tratta di uso di segno non registrato per un decennio anteriore alla registrazione. Tale uso, accertato dal giudice di merito, legittima la pretesa di protezione.
Non sussiste la lamentata violazione di legge mentre la motivazione adottata. è adeguata a sorreggere la statuizione. 2) Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 47 bis legge marchi e 2597 C.C.. Lamentano altresì la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto. Sostengono che la circostanza della acquisita notorietà del segno come marchio è stata affermata arbitrariamente sulla sola considerazione della pubblicità, di per sè ininfluente. 2a) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, come si è detto, ha accertato che l'acquisto della capacità distintiva in questione è avvenuto prima della registrazione a seguito di un decennio di uso, richiamando sul punto la motivazione del tribunale. Risulta dunque fuorviante il rilievo dei ricorrenti che afferma che è mancata la prova dell'acquisto di tale carattere nell'arco di tempo considerato dall'art. 47 bis. Innanzi cennato, successivo alla registrazione. Il motivo è infondato.
3) Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 16 della legge marchi nonché la motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente sul punto, Sostengono che la sentenza impugnata ha definito il colore in questione un "viola" laddove invece esso è "Azzurro", ed è pervenuta all'errore di considerare proteggibile l'uso esclusivo di un colore fondamentale o puro, e non solo di una variazione di un siffatto colore puro, come la legge oggi consente.
3a) Osserva il collegio che il problema del marchio di colore è oggi risolto dalla legge con l'art. 16 della normativa in esame, nel quale si indicano le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché traducibili in segno grafico, proteggibili come marchio. Nulla diceva la legga vecchia e la questione sotto il suo regime era controversa. Tuttavia sembra alla corte di precisare che la questione della monopolizzazione dello sfruttamento di un colore come marchio si pone in termini analoghi, come la dottrina più autorevole ha notato, alla questione del cosidetto marchio di forma, e dunque facendo riferimento al colore del prodotto e non a quello utilizzato nel marchio in quanto tale. È ovvio che è il colore del prodotto che ripetuto nel marchio può dare luogo a pericoli di monopolio ingiustificato, come avverrebbe se si consentisse di monopolizzare la parola Rosso per distinguere un vino, appunto, di tale colore. Non si pone siffatto problema laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che il collegamento tra il colore ed il prodotto è arbitrario, e rappresenta il dispiego di una attività creativa. Non è utile la giurisprudenza allegata dal ricorrente giacché essa non esamina il caso del colore del prodotto riportato nel marchio, e non si pone nel caso stesso una ipotesi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene.
4) È infondato il quarto motivo con il quale le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 21 della legge marchi e la inadeguatezza della motivazione sul punto, vizi conseguenti alla ritenuta proteggibilità di parole descrittive.
La Corte di merito anzitutto non ha stabilito il monopolio di RI sulla parola "viola". Ha invece accertato che il marchio "capsula viola" è stato contraffatto, confrontando due specifici usi di quella stessa parola.
La sentenza in esame ha quindi rafforzato questa conclusione accertando la lieve differenza di prezzo tra i due vini, tale da non determinare una distinzione del consumo basato sulla valutazione di detto elemento. Con ciò chiaramente, ancorché implicitamente, la sentenza ha sottolineato la pericolosità concorrenziale di una confusione indotta dal marchio di uno dei due prodotti, perché tale da rendere ancor meno consapevole la scelta del consumatore. 5) Con l'ultimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 20, ed 11 del rd n. 929 del 1942 nel testo vigente e dell'art. 14 del vecchio testo. Lamentano pure la motivazione inadeguata sul punto. Sostengono che la Corte ha dimenticato la tutela che spetta al marchio geografico, giacché "CA LA" è località connessa alla produzione in questione, Tale punto non sarebbe stato nemmeno esaminato.
5a) osserva il collegiò che la questione è stata oggetto di trattazione a foglio 18 della sentenza impugnata che sul punto ha richiamato quella del Tribunale. La sentenza stessa, come quella di primo grado, ha escluso la significazione geografica. La doglianza è infondata laddove allega inesistenti violazioni di legge, ed è inammissibile laddove tenta di riesaminare il fatto. 6) Il ricorso deve essere respinto, Le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in lire 779.500= oltre a lire 12.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001