Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G.B.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore AT EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Campo Marzio 69, presso l'avv. Vinicio D'Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Bartolini del foro di Pesaro, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
RI e TI s.d.f. in persona di AR TI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 180, presso l'avv.prof. Mario Sanino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marina Cipolletti del foro di Milano giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n.238 del 20.3/23.5.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;

Udito l'avv. Braschi per la resistente;

Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo
Con sentenza 6/8.5.92 il tribunale di Pesaro, in accoglimento della azione esperita dalla s.d.f ZZ PI e TI AR, riconosceva la G.B.G. s.r.l. responsabile di contraffazione del brevetto di utilità n. 22416 B/76 della attrice s.d.f ZZ PI e TI AR, inibiva alla G.B.G. ed alla ICEM Minuterie metalliche s.r.l. ulteriore attività di produzione;
convalidava il sequestro, autorizzato ante causam ed eseguito il 10 aprile 1981 presso la G.B.G. e presso la ICEM. del materiale necessario al montaggio dei portachiave contraffatti, disponendone la distruzione;

condannava la G.B.G. al risarcimento dei danni, che liquidava in lire 9 milioni oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nei confronti della attrice;
disponeva la pubblicazione per estratto della sentenza.
Contro la sentenza del tribunale appellava la sola G.B.G. s.r.l. nei confronti della s.d.f. ZZ e TI e la pronuncia di primo grado passava quindi in giudicato nel confronti della I.C.E.M. Con sentenza 20.3/23.5.96 la Corte d'appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, condannando la appellante alle ulteriori spese processuali. In sintesi, riteneva la Corte d'appello che la anteriorità vantata dalla G.B.G. non fosse stata provata e che la prova testimoniale, dedotta dalla G.B-.G. ai capitoli 1 e 2 della comparsa di risposta in primo grado non fosse stata a ragione ammessa dal tribunale, perché la prova della anteriorità poteva e doveva essere fornita con cataloghi, depliants, fatture e bolle di consegna anteriori al 1976. Riteneva altresì che il danno fosse stato giustamente quantificato in lire 4 milioni, dal momento che ben si poteva ipotizzare un mancato guadagno annuo della s.d.f di lire 800.000 per ciascuno degli ultimi cinque anni.
La società di fatto notificava il 14.2.97 la sentenza, spedita in forma esecutiva e munita di precetto, alla G.B.G. che, con atto notificato il 3.4.97 e depositato il 18.4.97 proponeva ricorso per cassazione, avanzando tre motivi di censura.
La s.d.f ZZ e TI ha depositato in data 23.9.98 controricorso.
Motivi della decisione
Il controricorso, tardivamente depositato, è inammissibile. Coi primo motivo di impugnazione si sostiene la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 115 cpc per mancata ammissione della prova testimoniale formulata dalla ricorrente nella comparsa di risposta di primo grado. La prova, volta "a confermare che il portachiavi per cui è causa era in commercio sin dal 1973-74 e che fin da tali anni la G.B.G. srl lo commercializzava acquistandolo dalla China Arts di Hong Kong", si articolava, secondo la sentenza impugnata, in due capitoli (tendenti a provare con il primo capitolo che "il portachiavi si trovava in commercio sin dal 1973/74 ed ancor prima" e, con il secondo capitolo, che essa G.B.G. "aveva acquistato il materiale sequestrato dalla China Arts di Hong, Kong") e non venne ammesso dal tribunale perché le bolle di importazione prodotte si riferivano a periodo successivo a quello di presentazione della domanda e perché l'unica prova certa poteva e doveva essere fornita con la produzione documentale. Rileva la ricorrente che il punto era decisivo perché tendeva a dimostrare l'anteriorità della diffusione in Italia dei portachiave in questione rispetto al deposito della domanda di brevetto da parte della ZZ e Scurattì s.d.f, così escludendone la novità; che la dichiarazione 6.5.81 della China Arts Company ( nella quale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, si attestava la produzione dei plastic pendants da oltre 18 anni) costituiva un principio di prova per iscritto, mentre cataloghi e depliants non erano obbligatori, in effetti non esistevano ne' poteva essere Imposta alla parte una prova diversa da quella offerta. Il motivo va rigettato perché non sussiste alcuna violazione del disposto dell'art. 115 cpc. Tale norma, per fondare la censura della ricorrente, dovrebbe essere interpretata nel senso che le prove, una volta dedotte dalle parti, debbono essere necessariamente ammesse dal giudice, laddove implica soltanto, sotto il profilo in esame, che il giudice non può negare il mezzo istruttorio offerto, senza adeguata motivazione. Ne consegue che la mancata ammissione della prova può costituire - ed è denunciabile come- vizio della motivazione (art. 360 n. 5 cpc) e non invece come violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc), non risultando sostenibile, in sostanza, che il giudice di merito aveva ritenuto di disporre di un potere di cui era privo, ma solo - in ipotesi che ne aveva fatto cattivo uso, invocando a tal fine mancanza, erroneità o contraddittorietà della motivazione. Coi secondo motivo di censura si deduce la violazione dell'art. 53 del R.D. 1127/39 che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare,
una volta che, dalla consulenza d'ufficio esperita, era risultata la piena corrispondenza tra i portachiave acquistati ed i portachiave commercializzati.
La censura non risulta fondata.
L'art. 53 del r.d. 29/06/1939 n. 1127, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disponeva che: "L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione" e solo a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 52, l. 22 febbraio 1994, n. 146 e poi dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198 si esprime nei termini richiamati dalla ricorrente. La norma venne dettata per disciplinare l'attuazione della invenzione in funzione della decadenza, ponendo a carico del titolare del brevetto l'onere di attuare l'invenzione in Italia e, anche senza ricordarne la storia comunitaria, appare evidente che non è invocabile per escludere la responsabilità di chi pone in vendita in Italia un prodotto contraffatto all'estero. Risulta inoltre carente, nella formulazione del motivo, qualsiasi deduzione sulle ragioni che consentono di estendere la norma, dettata per il brevetto di invenzione, al brevetto per modello di utilità - che non prevede la licenza obbligatoria- in una vicenda in cui la contraffazione cade sulla forma ed è realizzata mediante l'assemblaggio in Italia di componenti prodotti all'estero.
Coi terzo motivo del ricorso si censura la sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 3 ) 60 n. 5 cpc, per aver quantificato il danno in lire 4 milioni, assumendo un mancato guadagno annuo di lire 800.000 per cinque anni, quando le ditte non operavano nello stesso settore merceologico e la consulenza esperita aveva stabilito che la G.B.G. realizzava annualmente un guadagno, dai portachiave in questione, di lire 750.000: conclusione che la sentenza impugnata aveva immotivatamente disatteso. La censura va rigettata. La sentenza impugnata ha rilevato che la coincidenza del settore merceologico nel quale operavano le due ditte era stata provata dalla deposizione di una teste (Belarmino); che la consulenza d'ufficio aveva accertato in lire 8.700.000, per ciascun anno del triennio anteriore all'inizio della vertenza, il fatturato della G.B.G. relativo all'articolo in questione;
ha ritenuto perciò valida la valutazione del danno compiuta dal tribunale, in via equitativa e forfettaria, tenendo conto del valore unitario e del numero dei pezzi venduti, del mancato guadagno per il minor quantitativo di pezzi venduti e per quell'ulteriore introito che "sarebbe potuto derivare dall'ampliamento della clientela che avrebbe potuto acquistare altri portachiave o addirittura altri oggetti promozionali diversi ma sempre prodotti o commercializzati" dalla ZZ e TI s.d.f.
Ne consegue che l'entità del guadagno che, dalle vendite, aveva ricavato la G.B.G. - indicato dalla c.t.u., secondo la ricorrente, in lire 750.000 annue - costituiva solo una delle componenti del risarcimento liquidato dal tribunale e non rappresentava, perciò, un elemento incompatibile con la soluzione di merito accolta dal tribunale, mentre nessuna valida censura è stata e viene mossa alla accertata coincidenza di mercato, che della liquidazione constituisce necessario presupposto.
Il conteggio che la sentenza impugnata ha ritenuto di aggiungere a tale motivazione, ipotizzando un mancato guadagno di lire 800.000 annue per cinque anni, è indubbiamente errato ma non incide sulla validità della prima motivazione, del tutto autonoma ed autosufficiente, che della liquidazione ha fornito il primo giudice e che la Corte d'appello ha confermato.
La ricorrente va condannata a rimborsare alla parte resistente le spese del giudizio di legittimità, limitatamente a quelle inerenti alla difesa orale svolta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in L.

2.223.500 di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999