Sentenza n. 56/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
NT AU, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1288/2025 depositato il 18/04/2025

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031403455-2023 RITENUTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031403455-2023 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2342/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4299-24 depositata l'1.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 Spa avverso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2017 con il quale sono state accertate ritenute non operate e non versate per euro 3.095.753,98.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate, lamentando l'illegittimità della sentenza di primo grado per errata identificazione e applicazione del quadro normativo di riferimento ed errata qualificazione della fattispecie;
deduceva infatti che in data 12 novembre 2014, Resistente_1 Spa ha stipulato con Società_1 AG un accordo denominato “Trade Mark Licence”, mediante il quale quest'ultima ha concesso alla Verificata la licenza non esclusiva per l'utilizzo dei marchi “Marchio_1” e di alcuni domain names – espressamente indicati negli schedule 2 e 3 del contratto – nel territorio dello Stato italiano, di San Marino e della Città del Vaticano per un periodo di 9 anni, incluso il diritto di sub-licenza alla propria controllata Società_2 Srl;
che dall'esame del quadro SY del Modello 770/2018 è emerso che, nel corso dell'anno 2017, la Resistente_1 Spa ha corrisposto alla consociata elvetica Società_1 canoni per un importo complessivo pari ad
€ 41.276.719,77, applicando, in veste di sostituto di imposta, la deduzione del 25 % pari ad € 10.319.179,94
e considerando la differenza di € 30.957.539,83 (€ 41.276.719,77 - € 10.319.179,94) quale base imponibile per l'applicazione delle ritenute, pari ad € 9.287.261,95; che la società ha impropriamente applicato il combinato disposto di cui agli articoli 25, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, 67, comma 1, lett. g) e 71, comma
1, del Tuir - operando una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del trenta percento sul settantacinque percento degli importi corrisposti al licenziante non residente;
che tali importi non possono configurarsi come redditi diversi ai sensi della lettera g) dell'art. 67 che prevede “i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53”, poiché si tratta del caso in cui lo sfruttamento economico del bene immateriale o del diritto avvenga da parte di un soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, ma è evidente come la fattispecie non ricomprenda il reddito derivante dall'utilizzazione economica del marchio;
che, nel caso di specie, invece, detti canoni devono piuttosto essere considerati quali redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, prevista dall'art. 67 lett. l), che dispone che concorrono a formare l'imponibile IRPEF, quali redditi diversi, i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”; che in tale gruppo di redditi potrebbe dunque rientrare le fattispecie di cessione e concessione in uso del marchio da parte di un soggetto privato, trattandosi, infatti, di un obbligo di permettere, inteso come “consenso rilasciato ad altro soggetto per fare o non fare una determinata cosa”: più precisamente, il soggetto titolare del marchio, cedendo (o concedendo in uso) lo stesso, consente ad un terzo di utilizzarlo ai propri fini;
che una simile argomentazione parrebbe sussistere in ipotesi di licenza del marchio, considerato che il licenziante permette al licenziatario di usufruire del proprio marchio e che la titolarità del bene immateriale rimane in capo al licenziante.
L'appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata, riproponendo in via subordinata le controdeduzioni di primo grado ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla decisione impugnata.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 Spa eccependo l'infondatezza del motivo di appello, in quanto il quadro normativo di riferimento era quello di cui all'art. 23 c. 2 lett. c) del TUIR, dell'art. 25 c. 4 del DPR 600/1973 e dell'art. 71 c. 1 TUIR;
deduce che non può condurre a conclusioni differenti la mera circostanza che l'elencazione dei beni di cui all'art. 67, co. 1, lett. g) TUIR non includa anche i marchi, come sostenuto dall'Ufficio: se il legislatore avesse voluto derogare alla tassazione al netto, avrebbe necessariamente previsto siffatta deroga nell'art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973, escludendo espressamente i marchi dal rinvio generale ivi contenuto all'art. 23, co. 2, lett. c) TUIR;
che nel menzionato art. 25, co. 4, tuttavia, non vi è traccia di siffatta esclusione;
che “l'omessa espressa menzione [dei marchi nell'art. 67, co. 1, lett. g), TUIR,
n.d.r.] trov[a] una ragione 'storica' derivante dal mutato regime civilistico del marchio, non recepito dalla normativa tributaria per un mero difetto di coordinamento”; che la riqualificazione dei canoni, operata dall'Ufficio, come compensi remunerativi di una mera “assunzione di obblighi di permettere”, risulta, dunque, chiaramente forzata ed errata, sotto il profilo sia civilistico sia tributario e non trova peraltro supporto neppure nella Risoluzione 30/E/2006 e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria.
La contribuente chiedeva il rigetto dell'appello, riproponendo le questioni rimaste assorbite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è meritevole di accoglimento in quanto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata le cui motivazioni sono pienamente condivisibili, la riqualificazione da parte dell'Ufficio dei canoni relativi all'accordo di licenza per l'uso del marchio tra le due società come compensi remunerativi di una mera assunzione di obblighi di permettere ex art. 67 lett l) dpr 600/193 è in contrasto con l'art. 23 c. 2 lett.
c) TUIR che, nel disciplinare i redditi tassati in Italia in capo a soggetti non residenti, include esattamente le medesime tipologie di compensi menzionati dall'art. 67 c. 1 lett g) TUIR, cui si aggiungono testualmente anche quelli relativi all'utilizzo dei marchi (i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule, e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale scientifico), assimilandone dunque il trattamento;
ciò è confermato anche dall'art. 25 c. 4 DPR 600/73, che, in riferimento alle modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi erogati a soggetti non residenti, richiama proprio i redditi di cui al citato art. 23 c. 2 lett c) TUIR senza alcuna esclusione.
L'appellante non ha fornito motivi ed argomenti specifici per una diversa ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo di riferimento puntualmente richiamato nella sentenza impugnata.
Ciò anche in considerazione del fatto che il contratto di licenza stipulato tra le parti è un accordo complesso che prevede diverse prestazioni a carico di entrambe le parti, riguardanti lo sfruttamento del marchio;
appare dunque limitativo parcellizzare le prestazioni e ridurle a meri obblighi di fare, non fare, o permettere senza guardare alla sostanza dell'affare al fine di applicare il regime fiscale appropriato.
Appare, allora, corretto l'operato della contribuente, la quale ha assoggettato a ritenuta alla fonte i compensi erogati alla consociata elvetica per l'utilizzo dei marchi, previa applicazione della deduzione forfettaria del
25% sul relativo importo, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'intera vicenda, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

rigetta appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata compensa le spese di lite tra le parti.
Milano,11.11.2025