Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MELICONI S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUSTAVO GHIDINI e STEFANO FALDELLA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO DISTRIBUZIONE SEMICONDUTTORI MILANO D.S.M. S.r.l., in persona del Curatore pro tempore, DISTRIBUZIONE SEMICONDUTTORI MILANO D.S.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERMINIO PARINI e ALESSANDRA MUGNOZ, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 715/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Ghidini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. DSM conveniva davanti al Tribunale di Milano la S.p.A. ME chiedendo che fosse accertato che la produzione e la commercializzazione da parte sua di una custodia per telecomandi era legittima e non realizzava contraffazione del brevetto della convenuta, del quale chiedeva incidentalmente accertarsi la nullità per mancanza di originalità.
ME resisteva e chiedeva che fosse accertato che il prodotto dell'attrice denominato telebook costituiva contraffazione del proprio brevetto, del quale affermava la piena legittimità. Veniva espletata una CTU ed all'esito dell'istruttoria il Tribunale accoglieva la domanda di DSM. Infatti negava la validità del brevetto ME, del quale pertanto dichiarava la nullità respingendo nel contempo la domanda di conversione del brevetto stesso in modello di utilità, giacché escludeva che il telebook della DSM costituisse contraffazione.
La Corte di merito adita da ME riformava la prima decisione, quanto alla nullità del brevetto ME, che restringeva al punto uno della relativa rivendicazione, unico rilevante rispetto alla decisione sulla contraffazione. Riteneva infatti che la domanda di nullità incidentale era stata proposta solo perché strumentale alla domanda di contraffazione, pertanto riteneva irrilevate a tal fine l'esame dei punti ulteriori della rivendicazione, rispetto ai quali non si palesava nemmeno in astratto una interferenza, e dunque una possibile contraffazione mediante il prodotto DSM. Quindi aderendo alle conclusioni del ctu il secondo giudice negava che nel brevetto ME, quanto al predetto punto uno della rivendicazione, fosse riscontrabile il requisito della originalità ovvero della novità intrinseca, tale da farlo assurgere alla protezione della invenzione, pur essendo esso dotato della cosiddetta novità estrinseca. Negava infatti che il trovato implicasse attività inventiva rispetto allo stato della tecnica ovvero che le soluzioni da esso insegnate non fossero evidentemente estraibili dalla medesima. Ribadiva il diniego di conversione del brevetto in modello di utilità in considerazione della predetta mancata interferenza dei punti rilevanti delle rivendicazioni.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con tre motivi la S.p.A. ME. Resistono con controricorso il fallimento della DSM nonché la S.r.l. DSM stessa, assumendo di essere a tanto legittimata, e dunque di essere tornata in bonis, a seguito della revoca del fallimento. ME ha depositato una memoria ed una nota di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la S.p.A. ME lamenta la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 12 e 16 del rd n. 1127 del 1939 e dell'art. 2 del rd n. 1411 del 1940. Afferma l'errore del giudice del merito che ha negato l'invenzione pur ammettendo la novità estrinseca ed un modesto livello di originalità. Ad avviso del ricorrente anche un modesto livello di inventività giustifica la protezione dell'invenzione e non deve perciò soltanto essere ricondotto alla diversa ipotesi del modello di utilità. 2) Con il secondo connesso motivo, che deve essere esaminato insieme al primo, la ME lamenta la motivazione del tutto carente sul predetto punto decisivo della distinzione della qualitativa tra modello di invenzione e modello di utilità.
3) Osserva il collegio che la doglianza muove da una non esatta ancorché suggestiva lettura della sentenza impugnata. Il secondo giudice anzitutto ha chiarito che, poiché quanto ai punti successivi al primo della rivendicazione del brevetto ME non si pone un problema di possibile interferenza del prodotto DSM, non si pone nemmeno una questione di contraffazione, sotto questo profilo, del brevetto stesso. La questione si riduce, sempre in astratto, al solo punto uno, riportato in motivazione, giacché il telebook secondo la Corte di merito ripropone il medesimo problema tecnico. La sentenza rileva quindi che una conversione del brevetto per invenzione in modello di utilità si potrebbe ipotizzare, sempre astrattamente, solo in relazione a quei punti successivi al primo della rivendicazione, che nella causa non rilevano per la predetta mancata interferenza. Con ciò dunque la sentenza impugnata non ha affermato, come ritiene il ricorrente, che nel trovato rivendicato da ME vi è un grado di originalità, sia pure ristretto alla nozione relativa al modello di utilità. Essa invece ha affermato che nel brevetto ME alcune rivendicazioni sono irrilevanti a decidere la causa e le domande della convenuta di conversione del brevetto, che si basano su di un esame delle stesse, non possono a loro volta essere esaminate.
3a) Passando quindi alla fondamentale questione della negata contraffazione per mancanza di brevetto valido da contraffare, non sussistono le confusioni logiche e giuridiche che il ricorrente rimprovera alla corte milanese.
È opinione condivisa dal collegio che la distinzione tra novità estrinseca e novità intrinseca di un trovato è sostanzialmente quantitativa ed il suo accertamento spetta al giudice del merito, (cfr. tra le altre Cass. n. 9384 del '93 e 585 del 1980). La legge al citato art. 16 della l. inv. richiede che l'invenzione implichi una attivita' inventiva, e riconosce tale requisito quando una persona esperta del ramo non riesce a trarre la acquisizione in questione "in modo evidente" dallo stato della tecnica. Deve trattarsi di un problema tutt'ora non risolto dalla tecnica neppure in via di deduzione, che invece il nuovo insegnamento risolve. Necessita pertanto anzitutto una novità in quanto tale, ovvero una diversità rispetto al passato. Tuttavia novità non è di per sè invenzione. Questa si ha quando la nuova e diversa proposta rispetto al passato possiede quel salto inventivo che la distacca per originalità ontologica dal passato, anche distinguendola dal mero aumento di una già nota utilità.
La novità estrinseca pertanto, nella specie riconosciuta dal giudice del merito, non è detto che debba sempre coincidere con una novità intrinseca ovvero debba necessariamente implicarla, se in modo originale non è anche la portatrice della soluzione di un nuovo problema rispetto a quello già risolto dallo stato della tecnica. 3a) La Corte di merito non ha ignorato tale distinzione e soprattutto non ha affermato e neppure implicitamente ritenuto, come sostiene il ricorrente, che per aversi novità intrinseca occorre un notevole grado di originalità. Procedendo in negativo, giacché doveva affrontare una questione di contraffazione, e perciò confrontando il prodotto di SDM con lo stato dell'arte, ha rilevato che esso applicava tecniche note per risolvere un problema a sua volta noto. Ed ha accertato che il trovato ME, quanto al punto n. 1 della rivendicazione, era anch'esso del tutto omogeneo con lo stato della tecnica precedente. Quindi ha osservato che non hanno rappresentato una novità la forma della custodia a pozzetto anziché a vaschetta, nè il disegno delle feritoie ne' il materiale adoperato. Tutte le anteriorità allegate infatti avevano anticipato i concetti posti alla base delle soluzioni offerte da ME, ancorché il prodotto in se fosse diverso da quelli che lo precedevano e, quanto alle ulteriori rivendicazioni, potesse allegare una pretesa di protezione come modello di utilità.
ME dunque non ha inventato nulla, ha accertato la corte di merito, e, soprattutto, non ha inventato ciò che a sua volta DS ha realizzato con il proprio prodotto. Le allegate violazioni di legge non sussistono.
3b) Non sussiste nemmeno la insufficienza o, peggio, la carenza di motivazione sul punto decisivo della differenza tra modello di utilità e modello di invenzione.
Osserva il collegio che proprio la novità estrinseca può dare luogo essa stessa ad una utilità ulteriore rispetto a quelle promesse dalla stato della tecnica, in virtù della funzione nuova concretizzata dalla forma che costituisce la diversità rispetto al passato e realizzare, tra l'altro, se non la invenzione il miglioramento di una invenzione che dà luogo alla protezione del modello di utilità. La Corte di Milano dunque ha tenuto presente questo pacifico orientamento quando ha ammesso la possibilità astratta, ancorché irrilevante nel giudizio che ne occupa per la cennata non interferenza di taluni punti delle rivendicazioni tra loro, di siffatta proteggibilità, senza contraddire la negazione della invenzione per mancanza del salto inventivo. Essa ha proceduto ad accertare un fatto della causa, e l'accertamento non può essere censurato in questa sede perché, oltre che rispettoso della legge, per le ragioni dette, è motivato in modo logico e compiuto. Le censure sono infondate.
4) Il ricorso deve essere rigettato. Poiché in atti non vi è la prova della affermata, definitiva, revoca del fallimento della DSD, il controricorso della società medesima deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del solo fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento, delle spese del giudizio che liquida in L. 270.700=, oltre a L.

7.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001